ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 (ред. от 20.07.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"
1.8.2. Проверка патентоспособности изобретения "на применение"
1.8.2.1. Проверка соответствия условиям пункта 2 статьи 4 Закона
Экспертиза патентоспособности изобретения "на применение" начинается с проверки его соответствия условиям пункта 2 статьи 4 а. К ним относятся принадлежность применяемого объекта к определенному перечню и известность объекта. Известность объекта определяется исходя из уровня техники, включающего любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета заявленного изобретения.
При выявлении несоответствия заявленного изобретения названным условиям заявителю направляется запрос, в котором сообщается о некорректности формулы изобретения и о возможности ее уточнения путем представления в форме, принятой для объекта изобретения соответствующего вида, характеризуемого совокупностью его признаков, изложенных в первоначальных материалах заявки.
Пример.
Заявлено "применение луча соцветия фенхеля в качестве зубочистки".
Согласно пункту 2 статьи 4 а объектом изобретения может явиться применение устройства, способа, вещества, штамма.
Луч соцветия фенхеля является частью растения, не относится к указанному перечню, и потому формула изобретения не является корректной.
В связи с тем, что на изобретение в представленном виде не может быть выдан патент, т.к. объект не относится к числу патентоспособных, заявитель может изменить формулу изобретения, изложив ее в следующей редакции:
"Зубочистка, содержащая рабочую часть, отличающаяся тем, что она выполнена из луча соцветия фенхеля".
Аналогичная ситуация имеет место и в случае, приведенном ниже.
Пример.
Заявлено "применение деминерализованной трубчатой аллокости в качестве сосудистого протеза для пластики магистральных кровеносных сосудов".
Применяемый объект представляет собой биоткань, не относится к перечню, приведенному в пункте 2 статьи 4 а, и потому формула изобретения не является корректной. Изобретение может быть охарактеризовано в традиционной формуле в виде протеза для пластики магистральных кровеносных сосудов.
Пример.
Заявлено "применение проволочной пружины, выполненной из материала, обладающего эффектом памяти формы, в качестве внутрисосудистого каркаса". Из уровня техники не известна проволочная пружина, изготовленная из указанного материала. В связи с этим формула изобретения не может быть признана правомерной.
Так как выполнение проволоки из материала, обладающего эффектом памяти формы, является существенным с точки зрения реализации заявленного назначения, формула изобретения не может быть уточнена путем исключения признака материала. Изобретение может быть охарактеризовано в традиционной формуле в виде внутрисосудистого каркаса.
По причине неизвестности объекта не может быть признана корректной также многозвенная формула на группу изобретений, первый пункт которой относится к новому индивидуальному химическому соединению, а какой-либо из последующих пунктов к его применению. В подобном случае заявителю может быть предложено изменить формулировку этого пункта, охарактеризовав в нем средство определенного назначения.
При этом заявка будет относиться к группе изобретений, в отношении которой можно считать соблюденным требование единства, т.к. одно из изобретений - индивидуальное химическое соединение как таковое - используется в другом - средстве указанного назначения.
Если заявитель не сочтет возможным изменение первоначальной формулы изобретения, признанной экспертизой некорректной, по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения (одного из заявленных изобретений) условиям патентоспособности, изложенным в пункте 2 статьи 4 Закона.
Если первоначальная или уточненная формула изобретения корректна, проводится проверка соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.
1.8.2.2. Особенности проверки соответствия изобретения "на применение" условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня
Изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости, если установлено, что известный объект при его использовании способен реализовать назначение, приведенное в формуле изобретения. Для определения соответствия изобретения указанному условию необходимо проанализировать сведения, приведенные в описании изобретения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Изобретение признается новым, если для применяемого объекта не установлена известность из уровня техники того назначения, которое указано заявителем в формуле изобретения. Назначение может быть выражено, например, с помощью терминологического обозначения (деэмульгатор, гербицид, сепаратор и т.п.); с использованием конструкции "средство для..." (средство для лечения токсикосептических состояний, средство для тушения пожара) или конструкции типа: "антибактериальное средство". Наряду с терминологическим обозначением может быть приведена сфера использования объекта (заявленное назначение - стимулятор роста льна - долгунца, в отличие от известного - стимулятор роста риса). Изобретение признается новым при соблюдении указанного условия и в том случае, если область использования средства осталась прежней.
Пример.
Заявлено "применение "Б" в качестве средства для лечения ревматоидного артрита". Ранее "Б" было известно как лечебный препарат при неспецифическом язвенном колите. Экспертиза установила, что авторы выявили впервые противоревматическую активность препарата, что позволило его рекомендовать в указанном качестве.
В результате установления нового свойства известного лечебного препарата общество приобрело новое средство для лечения определенного заболевания. При этом не имеет значения то, что оно по-прежнему используется для лечения человека.
Изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если новое назначение известного объекта не следует из его известных свойств, состава, структуры, конструктивного выполнения. При оценке соответствия изобретения указанному условию следует определить:
- характеристику применяемого объекта, "отвечающую" за выполнение им нового назначения, например, свойство, ингредиенты или фрагменты структуры вещества, элементы конструкции и т.д.;
- ее известность для этого объекта из уровня техники;
- известные средства заявленного назначения, обладающие указанной характеристикой;
- следует ли из уровня техники влияние этой характеристики на реализацию назначения.
Если механизм функционирования объекта в новом качестве не раскрыт в описании изобретения или изложен недостаточно полно, что не позволяет установить упомянутую характеристику непосредственно по материалам заявки, возможна иная последовательность действий. Анализируются сведения об известных средствах заявленного назначения и другая необходимая информация, относящаяся к рассматриваемому вопросу; определяется искомая характеристика, а затем устанавливается, принадлежит ли она применяемому объекту и известен ли этот факт.
Заявлено "применение "В" в качестве средства для лечения гашишной наркомании". Ранее препарат был известен как средство, применяемое в кардиологической практике. Заявленное изобретение является новым.
Известно, что противонаркоманический эффект средств, применяемых для лечения гашишной наркомании, основан на их психотропных свойствах, а также способности оказывать положительное влияние на продуктивную познавательную деятельность при воздействии наркотиками. Известно также из публикаций, посвященных исследованию вещества в экспериментальных условиях, что "В" обладает перечисленными свойствами. Следовательно, возможность реализации веществом нового назначения явным образом вытекает из известных сведений о свойствах этого вещества и средств для лечения гашишной наркомании. Заявленное изобретение не соответствует условию изобретательского уровня.
Пример.
Заявлено применение "Г" известного состава в качестве радиопоглощающего материала. Вещество представляет собой порошок, содержащий 80% окиси железа; утилитарного назначения не имеет.
В связи с этим изобретение признается новым.
Известны магнитокерамические радиопоглощающие материалы, основным компонентом которых является окись железа (до 80%). Именно ее наличие определяет соответствующие свойства материала.
Таким образом, из состава применяемого вещества вытекает возможность его использования в заявленном качестве.
Изобретение не соответствует условию изобретательского уровня.
При определении соответствия изобретения "на применение" условию изобретательского уровня эксперт может столкнуться с ситуацией, когда возможность реализации объектом указанного в формуле назначения следует из уровня техники. Однако материалы заявки содержат такие сведения о свойствах объекта, проявляемых им при предлагаемом применении, которые позволяют уточнить формулировку назначения. При этом может оказаться, что эти свойства не были известны для применяемого объекта и, следовательно, из уровня техники не вытекает возможность применения известного объекта по назначению в уточненной его формулировке.
В такой ситуации заявленное изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, если заявителем будет произведена необходимая корректировка формулы изобретения. При этом должно быть соблюдено требование закона, согласно которому представляемые заявителем дополнительные материалы не должны изменять сущность заявленного изобретения. В данном случае уточненная формулировка назначения, включаемая в формулу изобретения вместо первоначальной, должна терминологически соответствовать содержащимся в заявке сведениям, на основании которых производится уточнение (разумеется, допустимо и использование синонимов терминов, содержащихся в описании).
Пример.
Заявлено "применение "Д" в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения".
Из уровня техники известно, что а) вещество обладает антигипоксическим свойством; б) при нарушении мозгового кровообращения развивается гипоксия ткани мозга.
Отсюда вытекает возможность его применения по указанному назначению.
Из описания изобретения следует, что препарат может быть использован не только в случаях хронического нарушения мозгового кровообращения, но и в острой фазе ишемического инсульта, характеризующейся острым спазмом сосудов, благодаря его способности оказывать сосудорасширяющее действие и разжижать кровь. Указанные свойства были установлены впервые изобретателем.
Поскольку возможность такого использования препарата не следует из уровня техники, при соответствующем уточнении заявителем формулы изобретения ("применение Д в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения в острой фазе ишемического инсульта") оно может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня.
Если упомянутые сведения, наличие которых позволило бы уточнить формулировку назначения, не приведены в заявке, уточненное назначение как признак, подлежащий включению в формулу изобретения, в первоначальных материалах заявки не содержался. В этом случае уточнение формулы заявленного изобретения без изменения его сущности невозможно, а по отношению к изобретению, характеризуемому формулой в первоначальной редакции, неизбежен вывод о несоответствии условию изобретательского уровня.
Аналогичный вывод может быть сделан и в том случае, когда свойство объекта раскрыто в описании изобретения, однако его наличие не позволяет заявителю уточнить назначение объекта.