Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 23.03.2001 N 39 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ"

В целях совершенствования методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (далее Рекомендации).

2. Отделу по обеспечению деятельности Высшей патентной палаты Роспатента (Кононенко Ю.В.), Апелляционной палате (Оловянников Д.Л.) и Федеральному институту промышленной собственности (Ашихин А.Н.):

2.1. Использовать в работе Рекомендации;

2.2. Подготовить и представить мне предложения по внесению изменений и дополнений в Рекомендации по результатам практики их использования, содержащие предлагаемый к внесению в Рекомендации текст изменений (дополнений), описания примеров и соответствующие обоснования. Срок: IV квартал 2001 года.

2.3. Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, М., ВНИИПИ, 1990 г. и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки от 06.03.80 использовать в работе только по заявкам на товарные знаки, поданным до даты введения в действие Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам 29.10.95, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный номер N 989, опубликованных в Бюллетене нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации (апрель 1996 г.), с изменениями, внесенными Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 19.12.97 N 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.98, регистрационный N 1453, опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 3 (февраль 1998 г.).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
А.Д.КОРЧАГИН

Утверждены
Приказом Роспатента
от 23.03.2001 N 39

Настоящие Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (далее Рекомендации) разработаны с целью методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений в части, касающейся применения положений статей 1, 6, 10 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон).

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы определены с учетом практики экспертизы, сложившейся в Федеральном институте промышленной собственности (далее - Институт), практики рассмотрения возражений в Апелляционной палате Роспатента, жалоб в Высшей патентной палате Роспатента и международного опыта решения рассмотренных в Рекомендациях вопросов.

Рекомендации могут быть использованы экспертами, научными сотрудниками и другими специалистами Роспатента и подведомственных ему организаций, деятельность которых связана с рассмотрением вопросов предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания.

Положения Рекомендаций изложены в виде описания методических подходов, которые могут быть использованы при применении указанных выше отдельных статей Закона и соответствующих им норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила ТЗ).

В Рекомендациях освещены следующие вопросы.

Особенности экспертизы заявленных обозначений, содержащих или представляющих собой:

- описательные элементы (пункт 2.2);

- фамилии (пункт 2.3);

- географические названия (пункт 2.4);

- обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида (пункт 2.5);

- буквы и / или цифры (пункт 2.6);

- объемные (пункт 2.7), звуковые (пункт 2.8) обозначения и обозначения движущегося изображения (пункт 2.9);

- флаги, гербы и т.д. (пункт 2.10).

Признание элементов обозначений неохраняемыми (пункт 2.11).

Особенности экспертизы заявленных обозначений:

- ложных или способных ввести в заблуждение (пункт 3);

- противоречащих принципам морали (пункт 4).

Внесение дополнений, уточнений и исправлений в материалы заявки (пункт 5).

2.1. Общие положения

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) согласно определению, содержащемуся в статье 1 Закона, должен обладать способностью "отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее - товары) других юридических или физических лиц" (далее - производителей, изготовителей).

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, согласно пункту 1 статьи 6 Закона не может быть предоставлена правовая охрана.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

2.2. Описательные обозначения и особенности их экспертизы

Заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

К описательным элементам относятся словесные элементы, подпадающие под понятия, перечисленные в абзаце шестом пункта 1 статьи 6 Закона: "указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта". В соответствии с пунктом 2.3 (1.5) Правил ТЗ к таким элементам, в частности, могут быть отнесены "простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара". К числу описательных элементов относится также подпадающее под указанное в абзаце шестом пункта 2.3 (1.1) Правил ТЗ понятие "общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров", а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие "общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры" (например, САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ, АЭС).

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Так, например, не может быть признан описательным словесный элемент "СТЕКЛОШПАТ", заявленный в отношении товара "шпатлевка", по той причине, что рядовому потребителю смысл обозначения "СТЕКЛОШПАТ" вряд ли может быть понятен. Толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это - шпатлевка, в состав которой входит стекло, или что это - шпатлевка, состоящая из стекла и полевого шпата, или что это - шпатлевка, предназначенная для шпатлевания поверхности стекла, или что это - шпатлевка, предназначенная для шпатлевания щелей, образуемых оконным стеклом и рамой, и т.д.

Вместе с тем может быть признан описательным элемент, который, хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителем как описательный. Например, указание "100% хлоп" следует признать описательным, т.к. оно может восприниматься так же, как "100% хлопок".

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети ИНТЕРНЕТ.

Элементу, который исходя из вышеизложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть представлены сведения, указанные в пункте 2.1 Рекомендаций.

Обозначения относятся к описательным и в том случае, если они содержат доминирующие описательные элементы. Таким обозначениям в соответствии с абзацем восьмым пункта 14.4.1 Правил ТЗ не может быть предоставлена правовая охрана. Исключение из этого правила могут составить этикетки. Привлекающее внимание наименование товара в этикетках обусловлено функциональным назначением этикеток и вряд ли может рассматриваться как препятствие для регистрации этикетки с указанием наименования товара в качестве неохраняемого элемента.

Если заявленное обозначение включает не доминирующие описательные элементы, следует оценивать его различительную способность в целом, без разделения на составные части. Заявленному обозначению, которое обладает различительной способностью, но при этом включает не доминирующие описательные элементы, может быть предоставлена правовая охрана при условии указания описательных элементов в качестве неохраняемых (см. пункт 2.11 Рекомендаций).

В случае, если описательный элемент является элементом заявленного обозначения и заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана без указания описательного элемента в качестве неохраняемого.

2.3. Особенности экспертизы обозначений, воспроизводящих фамилию или включающих фамилию

В соответствии с абзацами первым, пятым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, псевдонимы и производные от них известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Регистрация обозначений, воспроизводящих иные фамилии, псевдонимы (далее - фамилии), в качестве товарных знаков может быть произведена, если обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, обладает различительной способностью и не способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя.

В процессе экспертизы обозначений, состоящих из фамилии или включающих фамилию, целесообразно использовать информацию, содержащуюся в энциклопедиях, толковых и других словарях, в том числе словарях имен и фамилий, справочниках, в частности именных телефонных справочниках, сети ИНТЕРНЕТ, данных переписи, если таковые имеются.

С помощью источников информации можно установить, не подпадает ли заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, состоящее из фамилии или включающее фамилию, под действие следующих законодательных положений:

- абзацев первого, пятого пункта 2 статьи 7 Закона, т.е. не является ли обозначение, воспроизводящее фамилию, достоянием истории и культуры РФ (например, обозначение "Чайковский");

- пунктов 1, 2 статьи 6 Закона, т.е. не тождественна ли фамилия на русском или каком-либо ином языке, например английском, немецком, французском, испанском, итальянском, описательному обозначению, общепринятому символу или термину или какому-либо иному обозначению, регистрация которого в отношении каких-либо определенных товаров и / или услуг недопустима (например, Учитель, Сухой, Гончар, Wood, Smith).

Заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению, воспроизводящему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если она является не только именем собственным, но и имеет смысловое словарное значение, которое в соответствии с действующим законодательством не может служить препятствием для регистрации в отношении заявленных товаров и услуг. Например, может быть предоставлена правовая охрана фамилии "Муха", заявленной в отношении товара "музыкальные инструменты", фамилии "Перекати - поле", заявленной в отношении услуг по организации путешествий, фамилии "Скрытный", заявленной в отношении адвокатских услуг.

Если из источников информации следует, что заявленное обозначение является только фамилией, не подпадает под действие абзацев первого, пятого пункта 2 статьи 7 Закона и не имеет иного значения, раскрытого в словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д., экспертом может быть сделан вывод о том, что фамилия не обладает различительной способностью. Такой вывод следует признать тем более убедительным, чем более распространенной является заявленная на регистрацию фамилия. При этом вывод об отсутствии различительной способности не может зависеть от того, что фамилия указана во множественном числе, например "Петровы", или в каком-либо падеже с предлогом, например "От Петрова".

Фамилии целесообразно предоставить правовую охрану, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленная фамилия воспринималась потребителем как обозначение товаров производителя, а не как фамилия, до даты подачи заявки. В качестве такого подтверждения могут быть приняты во внимание результаты опросов потребителей, письменные заявления специалистов, данные об объемах продаж, рекламе и т.п. (см. пункт 2.1 Рекомендаций), которые демонстрируют то, что потребитель воспринимает заявленное обозначение как обозначение товаров производителя, а не как фамилию.

В случаях, когда фамилия сочетается в обозначении с другими элементами, необходимо оценить ее смысловое и пространственное положение в обозначении (занимает она доминирующее или не доминирующее положение) и различительную способность обозначения в целом. При этом следует учитывать, что включение в обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения.

Обозначению, включающему фамилию, тем более вероятно может быть предоставлена правовая охрана, чем оригинальнее элемент, находящийся в комбинации с ней. Простое добавление указания товаров и / или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, вряд ли может служить обстоятельством, увеличивающим различительную способность фамилии. Изобразительный же элемент либо описание товаров в оригинальной графической манере могут усилить различительную способность обозначения, уменьшая влияние фамилии.

Заявленному обозначению, включающему фамилию, может быть предоставлена правовая охрана в том случае, если дополнительный элемент может быть зарегистрирован в качестве товарного знака самостоятельно и является доминирующим элементом обозначения.

Заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, если оно представляет собой неправильно написанную фамилию, в том случае, если неправильно написанная фамилия имеет смысловое словарное значение, которое может быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

В случае если фамилия, не имеющая смыслового словарного значения, составляет часть обозначения и заявителем не представлены материалы, подтверждающие то, что фамилия воспринимается потребителем как обозначение товаров производителя, регистрация обозначения может быть произведена с указанием фамилии в качестве неохраняемого элемента (см. пункт 2.11 Рекомендаций).

2.4. Особенности экспертизы обозначений, состоящих из географических названий или включающих их

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 6 Закона не регистрируются обозначения, указывающие на место производства или сбыта товара. Согласно пункту 2.3 (1), (1.5) Правил ТЗ к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, "состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара".

Географические названия следует отличать от понятий, относящихся к области географии (континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан и т.д.).

Особенность обозначений - понятий, относящихся к области географии, состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а следовательно, они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождения изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные и не подпадают под действие абзацев первого, шестого, седьмого пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3 (1), (1.5) Правил ТЗ. Географические понятия могут быть признаны охраноспособными. Примеры таких обозначений - "ПОЛЮС" для товара "холодильники", "ОКЕАН" для услуг плавательных бассейнов, "ЭКВАТОР" для услуг туристических агентств. Если географическое понятие входит в состав заявленного обозначения наряду с другими элементами, обозначению может быть предоставлена правовая охрана без признания географического понятия неохраняемым.

В отличие от географических понятий многие географические названия (но не все) могут быть восприняты как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, то есть они могут выполнять функцию описательного обозначения.

Географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, составляют наименее представительную группу обозначений. Такие географические названия воспринимаются как фантазийные практически в отношении любых товаров. Например, "СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" для товара "мороженое", "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" для товара "башенные краны", "СТАРЫЙ АРБАТ" для товара "вино", "КАЗБЕК" для товара "чай", "ЭВЕРЕСТ" для товара "кондитерские изделия", "Парк им. Горького" для товара "одежда".

К другой группе можно отнести те географические названия, которые в отношении одних товаров воспринимаются как фантазийные, а в отношении других - как указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Например, к фантазийным обозначениям можно отнести обозначение "КАСПИЙ", заявленное в отношении товара "сигареты", "КАРПАТЫ" в отношении товара "телевизоры", "УРАЛ" в отношении товара "пылесосы". В то же время эти же географические названия могут быть отнесены к указывающим на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, если они будут заявлены следующим образом: "КАСПИЙ" в отношении товара "черная икра", "КАРПАТЫ" в отношении товара "каменная соль", "УРАЛ" в отношении товара "уральские самоцветы".

Третью группу составляют географические названия, которые часто воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. К их числу, в первую очередь, можно отнести названия городов.

Из положений Закона и Правил ТЗ следует, что необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься. В связи с этим в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, требованиям, установленным Законом, рекомендуется, в первую очередь, проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне.

При проверке соответствия заявленного географического названия требованиям, установленным Законом и Правилами ТЗ, можно опираться на следующие определения понятий, составленные на основе Большого толкового словаря русского языка (Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: "НОРИНТ", 1998. С. 536, 1046).

Местонахождение - это пункт, место, где кто-либо, что-либо находится.

Пункт [от латинского punctum - точка] - это определенное место на земной поверхности, например населенный пункт (город, поселок и т.п.).

В процессе анализа целесообразно использовать энциклопедии, географические указатели, справочники, атласы, толковые словари, базы данных, информацию из сети ИНТЕРНЕТ и других источников.

Если сделан вывод о том, что заявленное географическое название может восприниматься как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне, рекомендуется при проведении дальнейшей экспертизы учитывать то, что такие географические названия могут:

- заявляться в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением. В этом случае географическое название указывает на место производства или сбыта товара, нахождение изготовителя товара и географическое происхождение товара;

- заявляться в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением. В этом случае географическое название указывает только на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя.

Экспертиза каждого из двух указанных видов географических названий имеет свои особенности.

(2.1) Особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением

К товарам, имеющим географическое происхождение, относятся товары, качество, репутация и другие характеристики которых, главным образом, зависят от их географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены, например астраханские арбузы, марокканские мандарины, грузинские мандарины, ташкентские дыни, уральские самоцветы, донбасский уголь, тюменская нефть и т.д.

Если на регистрацию заявлено географическое название, указывающее на географическое происхождение заявленного товара, ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану даже в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя.

Такой подход объясняется тем, что географическое название, указывающее на географическое происхождение товара, должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями.

Например, не может быть признано обоснованным предоставление правовой охраны обозначению "КАСПИЙ" для товара "черная икра", даже если заявитель докажет, что обозначение воспринимается потребителем как товарный знак производителя, т.к. различные производители черной икры в этом регионе должны иметь возможность использовать это указывающее на место производства товара "икра" обозначение для характеристики производимой ими черной икры, имеющей репутацию, связанную с Каспийским морем. Аналогичные рассуждения применимы и к обозначению "УРАЛ", заявленному в отношении товара "самоцветные камни уральские", к обозначению "КРАСНОДАР", заявленному в отношении товаров "овощи, фрукты", выращенных в Краснодарском крае, обозначению "АЛТАЙ", заявленному в отношении товара "мед", заготовленному в Алтайском крае, обозначению "ТЯНЬ - ШАНЬ", заявленному в отношении товара "травы лечебные", собранные на Тянь - Шане, обозначению "АБРАУ - ДЮРСО", заявленному в отношении товара "вино", изготовленному в местности Абрау - Дюрсо Краснодарского края, и т.д.

Особое внимание в процессе экспертизы рекомендуется уделять обозначениям, указывающим на происхождение натуральных продуктов.

Если географическое название, заявленное в отношении товаров, имеющих географическое происхождение, входит в состав заявленного обозначения, регистрация может быть произведена с указанием его в качестве неохраняемого элемента.

(2.2) Особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением

Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на две группы:

- являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

- являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

Для целей установления охраноспособности указанных географических названий целесообразно исходить из следующего.

(2.2.1) Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

Например, обозначению "ТУЛА" для товаров "самовары" и "пряники" нецелесообразно предоставлять правовую охрану, т.к. Тула издавна известна в России как место изготовления самоваров и пряников. Нецелесообразно предоставлять правовую охрану обозначению "МОСКВА" для товара "периодические издания", т.к. Москва известна большим сосредоточением издательств и редакций средств массовой информации. Однако, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товара производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана. Вероятнее всего, такие материалы могли бы быть представлены редакцией широко известного до недавнего времени в России литературно - художественного и общественно - политического журнала "Москва".

Данное правило применимо и в том случае, если заявленное на регистрацию географическое название не соответствует действительному названию места производства или сбыта товара и нахождения производителя. Говоря иначе, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что географическое название, которое не соответствует названию действительного места нахождения производителя, воспринималось потребителем до даты подачи заявки как товарный знак производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

В случае если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, регистрация обозначения может быть произведена с указанием географического названия в качестве неохраняемого элемента.

(2.2.2) Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана.

Например, может быть предоставлена правовая охрана обозначению "АХТЫРКИ", заявленному в отношении услуг по выполнению иконописных работ, обозначению "МУТОВКИ", заявленному в отношении товара "посуда деревянная".

Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, регистрация может быть произведена без указания его в качестве неохраняемого элемента.

2.5. Заявленные обозначения и товарные знаки, вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, и особенности их экспертизы

В соответствии с абзацами первым, четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида.

Заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида (далее - вошедшее во всеобщее употребление обозначение) в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, т.к. они не могут выполнять функцию товарного знака - отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться "свободными" для использования различными производителями.

Вместе с тем вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным знаком и все еще имеет место распознавание потребителями этого товарного знака как обозначения конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, для которых существует реальная опасность перехода в видовые обозначения.

Подробно вопросы экспертизы обозначений, относящихся к категории вошедших во всеобщее употребление, рассмотрены в "Методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида", утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.97 N 26.

2.6. Особенности экспертизы обозначений, представляющих собой или включающих буквы и / или цифры

Буквы и цифры отнесены Правилами ТЗ (абзацы второй, третий пункта 2.3 (1.1)) к тем обозначениям, которые могут быть признаны не обладающими различительной способностью.

Вывод об отсутствии различительной способности нецелесообразно обосновывать исключительно общим количеством букв и / или цифр в обозначении или их неудобопроизносимостью.

Например, может быть предоставлена правовая охрана обозначениям, представляющим собой характерное запоминающееся чередование букв и / или цифр, а также их пространственное расположение в обозначении.

Различительная способность обозначений, включающих буквы и / или цифры, усиливается использованием стилизованного шрифта и / или включением в обозначение изображений.

Для того, чтобы буквам и / или цифрам могла быть предоставлена правовая охрана, они не должны быть полностью описательными либо вводящими в заблуждение относительно товаров.

Не может, в частности, в соответствии с абзацами первым, шестым пункта 1 статьи 6 Закона предоставляться правовая охрана буквам и / или цифрам, указывающим на качество и свойства товаров, если они не выполняют различительную функцию товарного знака.

В случае если буквы и / или цифры, которые составляют часть обозначения, не обладают различительной способностью, то правовая охрана обозначению может быть предоставлена с указанием таких букв и / или цифр в качестве неохраняемых элементов в соответствии с абзацами первым, шестым, седьмым пункта 1 статьи 6 Закона.

Заявленному обозначению, состоящему исключительно из букв и / или цифр, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

2.7. Особенности экспертизы объемных обозначений

В соответствии с пунктом 2.2 (3) Правил ТЗ "к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и композиции линий, фигур". На практике в качестве объемных обозначений заявляются обозначения, представляющие собой форму товара, частей товара или упаковки товара. Например, в качестве объемных обозначений заявляются оригинальные формы мыла, шоколада, бутылок, флаконов, коробок и т.д.

Трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, отнесены пунктом 2.3 (1.1) Правил ТЗ к тем обозначениям, которые могут быть признаны не обладающими различительной способностью. Соответственно, при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара. Такие обозначения можно отнести к указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и / или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения.

Так, например, вряд ли могут быть признаны соответствующими требованию различительной способности следующие объемные обозначения: обозначение, имеющее традиционную форму бутылки, заявленное на регистрацию в отношении товара "бутылки", и обозначение, имеющее традиционную форму пера перьевой авторучки, заявленное на регистрацию в отношении товара "перьевые авторучки". Вместе с тем, если, например, бутылка будет иметь форму лимона или туфельки, а перо - форму стилизованного изображения ели - обозначения могут быть признаны обладающими различительной способностью.

Объемные обозначения, как отмечено выше, могут иметь также форму упаковки или емкости, в которой реализуется товар. Примером может служить заявленное на регистрацию в отношении товара "вино" обозначение, имеющее форму бутылки. В данном случае обозначение не указывает на вид и назначение товара, но для признания обозначения обладающим различительной способностью также необходимо, чтобы бутылка имела оригинальную, обусловленную не только функцией, форму.

Общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления.

Форма объемного обозначения может быть обусловлена не только функциональными свойствами, присущими товару (его части) или упаковке как таковым и обуславливающими их назначение, но и их утилитарными свойствами, являющимися следствием оригинального выполнения формы.

Утилитарность нецелесообразно рассматривать как основание для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению. Например, легкое и безболезненное глотание, обусловленное оригинальной формой таблетки, заявленной в качестве товарного знака, вряд ли может служить препятствием для предоставления правовой охраны и рассматриваться как функциональность.

Заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

2.8. Особенности экспертизы звуковых обозначений

В качестве звуковых обозначений могут заявляться музыкальные произведения, песни, созвучия, хорошо известные звуки и редкие звуки, которые встречаются в природе, электронные звуки, не встречающиеся в природе.

Звуковые обозначения могут быть представлены в виде нотной записи и / или словесного описания звука, указания происхождения звука (его источника) и характера.

Могут быть указаны инструмент или инструменты, на которых исполняется музыка, если они формируют часть обозначения и наименование части музыкального произведения недостаточно точно и ясно характеризует обозначение.

Большая часть звуков может быть представлена графически условными знаками, например нотной записью. В случае, если звук может быть только частично представлен нотной записью, в заявке может быть представлено дополняющее словесное описание звука (звуков).

Звуку, производимому предметами во время их использования и который является исключительно функцией этого использования, нецелесообразно предоставлять правовую охрану. Например, звук звонка будильника нецелесообразно регистрировать в качестве товарного знака для часов (будильника).

Правовую охрану звуковому обозначению целесообразно предоставить в том случае, если заявитель может ясно показать, что звук, будучи чисто функциональным, воспринимается потребителем как обозначение товара производителя. Примерами таких звуковых обозначений при наличии соответствующих доказательств могут служить лай собаки для услуг по дрессировке собак или звук открываемой бутылки с шампанским для услуг по реализации этого товара.

2.9. Особенности экспертизы обозначений, являющихся движущимися изображениями

В качестве обозначений, являющихся движущимися изображениями, могут быть заявлены изображения, представляющие собой последовательные воспроизведения и перемещения словесных и / или изобразительных элементов.

Различительная способность обозначений, являющихся движущимися изображениями, устанавливается с использованием тех же методических подходов, что применяются для словесных, изобразительных и комбинированных обозначений. Однако следует иметь в виду, что движущееся изображение может включать произведение, охраняемое законодательством, относящимся к области авторского права (например, кинокартина), которое в этом случае нецелесообразно регистрировать в качестве товарного знака.

2.10. Особенности экспертизы обозначений, подпадающих под действие абзаца третьего пункта 1 статьи 6 Закона

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, "представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени их смешения". Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

Данные положения Закона соответствуют статье 6-ter Парижской конвенции, цель которой не регулировать защиту таких обозначений как объектов промышленной собственности, а скорее - не допустить, чтобы эти обозначения стали такими объектами в определенных обстоятельствах, связанных с тем, что каждая страна охраняет свой национальный флаг, свое официальное название и наименования официальных учреждений в своих же собственных интересах.

При проведении экспертизы по этому основанию необходимо также руководствоваться положениями статьи 6-ter Парижской конвенции, в соответствии с которой государственные и прочие эмблемы должны охраняться не только в случае, когда заявленное обозначение тождественно или сходно с ними до степени смешения, но и в случае включения в заявленное обозначение их имитации.

К имитации можно отнести всякое подражание и использование с незначительными изменениями геральдических фигур герба или эмблемы.

При этом надо учитывать, что в гербы и эмблемы часто входят такие элементы, как щит, лев, солнце, орел и т.п., использование которых в товарных знаках должно допускаться беспрепятственно.

Необходимо также отметить, что положения абзаца третьего пункта 1 статьи 6 Закона в части, касающейся официальных наименований государств, не распространяются на обозначения типа "РОССИЙСКИЕ УЗОРЫ", "РОССИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ", "ЦВЕТЫ РОССИИ", которые являются фантазийными обозначениями в отношении большей части товаров, а также на указание элемента "Россия" в адресе или в указании "Сделано в России".

2.11. Неохраняемые элементы товарных знаков и особенности указания сведений о них в регистрации

(1) Неохраняемые элементы

В соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона обозначения, указанные в абзацах втором, четвертом, пятом и шестом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К таким обозначениям относятся:

не обладающие различительной способностью;

вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющиеся общепринятыми символами и терминами;

указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К таким элементам относятся вошедшие во всеобщее употребление обозначения, фамилии, географические названия, указывающие на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, буквы, цифры. Особенности экспертизы перечисленных обозначений раскрыты в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Рекомендаций.

К неохраняемым элементам вне зависимости от вида товара, в отношении которого они заявлены, относятся элементы, указанные в абзаце третьем пункта 1 статьи 6 Закона: представляющие собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения. Включение этих элементов в знак как неохраняемых возможно только в том случае, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

Элемент знака может быть указан заявителем в качестве неохраняемого при подаче заявки или в процессе переписки, в том числе по запросу экспертизы с предложением указать элемент в качестве неохраняемого.

(2) Особенности включения сведений о неохраняемых элементах в регистрации

(2.1) Неохраняемые элементы товарного знака, которые не связаны между собой грамматически, могут указываться в регистрации путем перечисления словесных, буквенных, цифровых элементов, наименований символов, изображений и других элементов.

Примером такого указания является перечисление неохраняемых элементов этикеток.

(2.2) Если неохраняемые элементы товарного знака связаны грамматически, образуя неохраняемую часть знака (группу элементов), сведения о такой неохраняемой части товарного знака приводятся в виде сочетания слов.

Например, в товарном знаке "NAVIGATOR SMALL BEER" для товара "пиво" в качестве неохраняемого сочетания слов целесообразно указать SMALL BEER (слабое пиво).

(2.3) Если товарный знак включает или представляет собой словесное обозначение, которое по своему смысловому значению может быть отнесено к неохраняемым, но при этом выполнено в оригинальной шрифтовой манере и благодаря этому признано обладающим различительной способностью, в качестве неохраняемого элемента целесообразно указывать только словесное обозначение.

(1) Общие положения

В соответствии с абзацами первым, вторым пункта 2 статьи 6 Закона "не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений: являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя". К таким обозначениям, согласно абзацу второму пункта 2.3 (2.1) Правил ТЗ, "относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности". Там же указано, что "обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов".

В пункте 2.2 Рекомендаций отмечено, что заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Такие указания могут соответствовать действительности, т.е. являться достоверными, а могут ей не соответствовать, т.е. являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. Например, обозначение "ОПЕРЕТТА" целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услуг театра драмы, фантазийным в отношении товара "духи".

(2) Анализ обозначения и его элементов с целью выявления ложных и способных ввести в заблуждение элементов

Для того, чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос:

- описывает ли элемент товары ложно;

- может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:

- являются ли ложные указания правдоподобными;

- являются ли ассоциативные представления правдоподобными;

- поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Если, по мнению эксперта, элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Например, обозначению, включающему элемент "СОК" в отношении товара "вода минеральная", нецелесообразно предоставлять правовую охрану, так как такое обозначение является ложным. Обозначению же "НЕКТАР ЖИЗНИ" в отношении товара "вода минеральная", вероятнее всего, может быть предоставлена правовая охрана, так как оно хотя и ложно (нектар - сладкий сок, выделяемый цветками медоносных растений), но такое ложное указание не является правдоподобным. Оно воспринимается как фантазийное. Другой пример - рекламные лозунги на этикетках, заявленных для соков: "Кто больше пьет, тот лучше поет", "Тот, кто соки пьет зимой, будет вечно молодой". Эти рекламные лозунги вряд ли могут быть признаны ложными, так как они имеют шутливый фантазийный характер.

И наоборот, если ложные и способные ввести в заблуждение элементы воспринимаются как правдоподобные, достоверные указания на вид и характер товара, сведения об изготовителе и т.д., они могут быть признаны ложными или способными ввести в заблуждение. Например, изображение головы коровы на этикетке, заявленной в отношении товара "соевые сосиски, сардельки, колбасы", вероятнее всего, может быть признано способным ввести в заблуждение элементом, т.к. оно может породить представление о том, что изделия выполнены из говядины.

Такую этикетку не следовало бы регистрировать даже при наличии на этикетке указания "продукты из сои", т.к. в соответствии с пунктом 2.3 (2.1) Правил ТЗ для признания обозначения вводящим в заблуждение и для отказа в предоставлении регистрации достаточно наличия одного элемента, способного ввести в заблуждение.

(3) Особенности оценки ложности обозначений, включающих географические названия

Для того, чтобы получить ответ на вопрос, является ли ложным географическое название, являющееся элементом знака, целесообразно, в первую очередь, оценить, может ли оно в принципе в отношении заявленных товаров восприниматься как указание на место производства товара и нахождения изготовителя (см. пункт 2.4 Рекомендаций).

Если географическое название не может так восприниматься, т.к. по отношению к заявленному товару является фантазийным обозначением, его нецелесообразно оценивать с точки зрения ложности.

К таким обозначениям могут быть отнесены обозначения "СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" для товара "мороженое", "КАСПИЙ" для товара "сигареты", "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" для товара "башенные краны", "СТАРЫЙ АРБАТ" для товара "вино", "УРАЛ" для товара "пылесосы", "АНГАРА" для печатной продукции, "ПАРК им. ГОРЬКОГО" для товара "одежда".

Если же географическое название может восприниматься как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, целесообразно оценить, не является ли оно ложным.

Географическое название не признается ложным, если оно является названием места производства или сбыта товара и нахождения изготовителя.

И наоборот, если географическое название не является местом производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, оно соответственно может быть признано ложным.

Например, может быть признан ложным элемент "ХЕЛЬСИНКИ", заявленный в составе комбинированного обозначения в отношении товара "шкафы - купе" московским мебельным комбинатом. Такому обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану как способному ввести в заблуждение.

Заявленному обозначению, состоящему из ложного географического названия или включающему его, может быть предоставлена правовая охрана в случае, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товара производителя (см. пункт 2.4 (2.2.1) Рекомендаций).

(4) Особенности экспертизы обозначений, включающих элементы, вызывающие у потребителя ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара

Ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товара могут вызвать изобразительные элементы, использование иностранных слов и соответствующих шрифтов в определенных ситуациях. В качестве изобразительных элементов могут быть использованы изображения известных архитектурных объектов, скульптур, национальных костюмов и т.д.

Так, например, может быть признано способным ввести в заблуждение обозначение, состоящее из изображения Великой китайской стены и словесного элемента "ФАРФОР", выполненного в графической манере, имитирующей китайские иероглифы, заявленное в отношении товара "фарфоровые изделия" российским заявителем, т.к. Китай известен как основатель производства фарфора.

Введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных слов в обозначении, которое при определенных обстоятельствах воспринимается потребителем через ассоциацию как географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого использован, как производителя тех или иных товаров.

Так, например, не может быть предоставлена правовая охрана винной этикетке, исполненной в традиционной для грузинских вин манере с указанием названия "СОЛНЦЕ ГОР" и описательными элементами на грузинском языке, если эта этикетка подана российским заявителем.

В соответствии с абзацами первым, третьим пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Обозначения, состоящие из терминов, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также "скандальными" знаками.

Для осуществления правильной оценки "скандальных" обозначений учитываются факторы восприятия их потребителями.

Если на регистрацию заявлено "скандальное" обозначение, которое обладает различительной способностью и не является ложным или способным ввести в заблуждение, то обозначению может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительное подтверждение того, что значительная часть общества не воспринимает заявляемое обозначение как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Для осуществления правильной оценки "скандальных" обозначений необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями.

Оценка заявляемых обозначений с этой точки зрения во многом связана как с общепринятыми мировыми стандартами морали, так и национальными традициями и культурой.

Оскорбительными могут быть, например, карикатурные, непристойные изображения элементов, перечисленных в абзаце третьем пункта 1 статьи 6 Закона, антигосударственные, националистические лозунги, нецензурные или жаргонные слова и выражения.

Необходимо учитывать чувства верующих. Например, чувства православных христиан могут быть оскорблены регистрацией обозначения "ВЕЛИКИЙ ПОСТ" для товара "контрацептивные средства", обозначения "ИСПОВЕДАЛЬНАЯ" для товара "водка", а чувства мусульман регистрацией обозначения "ГУРАМ - БАЙРАМ" для товара "мясные консервы из свинины".

(1) Общие положения

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона заявитель вправе по собственной инициативе дополнять, уточнять, исправлять (далее - изменять) материалы заявки до принятия по ней решения. Внесение изменений может испрашиваться заявителем по предложению экспертизы (пункт 10 Закона, абзац второй пункта 14.7 Правил ТЗ).

Процедура внесения изменений регламентирована пунктами 6, 16 Правил ТЗ.

Порядок оформления документов в связи с внесением изменений в материалы заявки и процедура испрашивания пошлин за внесение изменений регламентированы приказами директора Института.

Основное требование, предъявляемое к дополнительным материалам, в которых испрашивается внесение изменений, заключается в том, что они не должны изменять заявку по существу.

На практике изменения могут выражаться в замене, дополнении, изъятии, уточнении, исправлении:

- реквизитов документов заявки;

- элементов заявляемого обозначения;

- составляющих перечня товаров и услуг (указаний классов, товаров, услуг).

Внесение изменений может осуществляться с целью:

- формального исправления допущенных ошибок, замены, уточнения данных, содержащихся в реквизитах документов заявки в связи с их изменением в процессе рассмотрения заявки (например, см. пункты 6 (3), 6 (4) Правил ТЗ);

- устранения обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения, сведения о которых приведены в запросе экспертизы, направленном в соответствии с абзацем вторым пункта 14.7 Правил (далее - преодоление мотивов отказа).

Формальное исправление допущенных ошибок, замену, уточнение данных, содержащихся в реквизитах документов, как правило, не относят к изменениям заявки по существу. Изменение же заявленного обозначения и / или перечня может привести к изменению заявки по существу, в связи с чем предлагается использовать следующие методические подходы.

(2) Внесение изменений в заявленное обозначение

Согласно пункту 16 (2) Правил ТЗ "дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов".

Просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, могут быть внесены следующие изменения в заявленное обозначение:

- включение и / или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

- фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;

- указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

(3) Внесение изменений в заявленный перечень товаров и услуг

Согласно пункту 16 (2) Правил ТЗ просьба заявителя о внесении изменений в перечень товаров и услуг не может быть удовлетворена, если она касается "дополнения перечня товарами и услугами, не указанными в заявке".

При принятии решения по вопросу о том, содержит ли представленный в дополнительных материалах перечень товары и услуги, изменяющие заявку по существу, целесообразно исходить из следующего.

Если в дополнительных материалах представлен измененный перечень, целесообразно оценить, являются ли вновь заявленные товары или услуги:

(1) тождественными (эквивалентными) по содержанию ранее заявленным,

(2) видовыми понятиями по отношению к ранее заявленным,

(3) родовыми понятиями по отношению к ранее заявленным.

В первом и втором случаях можно признать, что испрашиваемые изменения перечня товаров и услуг не изменяют заявку по существу.

В третьем случае, а также в случае, если установлено, что вновь заявленный термин не является ни тождественным (эквивалентным) по содержанию понятием по отношению к какому-либо термину первоначально заявленного перечня, ни видовым, ни родовым, возможно сделать вывод о том, что вновь заявленный термин перечня изменяет заявку по существу.