Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 (ред. от 20.07.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"

В соответствии с пунктом 2 статьи Закона формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

1.2.1.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, следует руководствоваться следующим.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3 и подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно - следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с установлением указанного технического результата. Для этого, в первую очередь, анализируется раздел описания "Сущность изобретения", т.к. в соответствии с Правилами именно в этом разделе описания требуется указать технический результат, раскрыть задачу, на решение которой направлено заявляемое изобретение.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому характер указанного заявителем технического результата не подлежит критической оценке со стороны эксперта. В связи с этим не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата.

Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств. В этом случае в качестве технического результата может быть указано на необходимость получения средства, реализующего конкретное назначение (например, создание нагревателя), при этом вопрос о каких-то технических достоинствах этого средства вообще может перед заявителем не стоять.

Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, чрезвычайно полезными могут оказаться сведения, приведенные заявителем в разделе описания "Уровень техники" и относящиеся к анализу причин, которые препятствовали получению требуемого технического результата.

Выявив технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. Без таких знаний выявление причинно - следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю предлагается внести его в независимый пункт, при этом предложение эксперта сопровождается соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 19.4 Правил).

При проверке формулы на этом этапе может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным, при этом уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за "отдаленности" тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники) и попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, т.к. за выражение сущности "отвечает" указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Правила не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков не должно быть.

В то же время присутствие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями заявителя и не сделано им осознанно). Проявляя заботу об интересах заявителя (как будущего патентообладателя) эксперт может обратить его внимание на это обстоятельство и на те последствия в отношении объема правовой охраны, которые наступят для него в случае сохранения в формуле изобретения несущественного признака.

1.2.1.2. При проверке соблюдения заявителем второго вытекающего из Закона требования, заключающегося в том, что формула должна быть основана на описании, устанавливается, содержатся ли в описании понятия, которыми в формуле охарактеризовано заявленное изобретение (подпункт (4) пункта 19.4 Правил).

Указанное требование признается соблюденным, в первую очередь, в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простым и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Так, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие "мальтийский крест", а в формуле он назван "мальтийский механизм" или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван лениксом (редко употребляемое, устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать это обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

К несоблюдению заявителем рассматриваемого требования по существу относятся случаи, когда понятие, содержащееся в формуле, не нашло отражения в описании ни в терминологическом, ни в содержательном смысле.

Так, в формуле приведена характеристика формы трубы и указано на выполнение ее армированной. В описании особенность трубы, связанная с армированием, даже не упомянута.

Отнесение такой ситуации к явному нарушению предъявляемого к формуле требования будет правомерным.

Заявителю следует предложить такое нарушение устранить, при этом заявитель может или исключить из формулы отсутствующий в описании признак, или, сохранив его в формуле, включить его в описание.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного этим понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна.

В связи с тем, что в описании содержится понятие "текстильное волокно", вывод о том, что формула в этой части основана на описании, бесспорно положительный.

При этом нет необходимости, как это имеет иногда место на практике, пытаться на этом этапе экспертизы установить правомерность использования заявителем общего понятия. В соответствии с подпунктом (6) пункта 3.3.1 Правил общее понятие рекомендуется использовать в случае, когда именно характеристики, содержащиеся в этом общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Если эксперт на предыдущем этапе проверки формулы (см. выше, пункт 1.2.1) убедился в том, что существенным является признак "текстильное волокно", и именно такое понятие содержится в описании, претензий к заявителю в части обсуждаемых требований не должно быть.

Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Законе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Правилах. К таким требованиям относится требование, связанное с возможностью идентифицирования признака (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил).

Признак считается идентифицируемым, если он охарактеризован таким образом, что имеется возможность однозначного понимания специалистами на основании известного уровня техники его смыслового содержания.

Не могут быть признаны идентифицируемыми признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки (т.е. ранее не использовавшимся в каком-либо источнике информации).

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм" (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения требования идентификации, если она содержит запись следующего характера "прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент").

При выявлении неидентифицируемого признака, указанного в формуле, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. При этом содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак, отнесенный экспертом к неидентифицируемым, раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака.

В том случае, когда указанный в формуле неидентифицируемый признак не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено.

Если заявитель настаивает на сохранении редакции формулы изобретения, содержащей неидентифицируемый признак (независимо от того, раскрыт или нет он в описании), она принимается к дальнейшему рассмотрению, но понятия, в силу которых признак признан неидентифицируемым, при проверке патентоспособности изобретения не учитывается.

Если характеристика признака имела, например, вид "датчик температуры специальной конструкции", то для проверки патентоспособности изобретения учитывается характеристика "датчик температуры".

Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность идентификации признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что идентифицировать его можно, но заявителем использована терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения эксперта не должен приводить к отрицательным для него последствиям.

Заявитель может использовать в формуле изобретения трудно идентифицируемые признаки типа "температуру материала поддерживают около 160 град. С", "ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала" или признаки, идентифицирование которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые "внешними" по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, "мазь Вишневского", "регулятор Уатта"), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование идентифицируемости признака в смысле подпункта (4) п. 3.3.1 Правил.

В связи с использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с вопросом идентифицируемости признаков.

Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения (полезной модели) в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство - ближайший аналог известно с такими же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.

Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения (полезной модели) в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство - ближайший аналог известно с такими же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.

При проверке представленной заявителем формулы изобретения с одним независимым пунктом эксперту следует установить, относится ли она к одному изобретению, как это предписано пунктом 3.3.2.4 Правил.

1.2.3.1. Независимый пункт признается содержащим несколько изобретений при неправомерном использовании для характеристики признака альтернативных понятий.

Как известно, использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

Если альтернативные понятия использованы заявителем без учета указанного условия (получения одного и того же технического результата), возникает основание для утверждения, что в одном пункте формулы, содержащем такие альтернативные понятия, охарактеризовано несколько изобретений в смысле подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил.

Необходимо заметить, что наличие в формуле альтернативных признаков, даже допустимых с точки зрения требования подпункта (6) пункта 3.3.1 Правил (т.е. "работающих" на один и тот же технический результат) всегда свидетельствует о том, что в таком независимом пункте охарактеризовано несколько (по количеству альтернатив) изобретений. Но Правилами указанной нормой установлены границы, в пределах которых наличие нескольких изобретений в одном независимом пункте считается допустимым.

Так, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции:

"Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением".

Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. При этом целесообразно обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые "работают" содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам. Такая информация окажется заявителю полезной в том случае, если он при корректировке формулы попытается представить эти изобретения в виде группы.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию, или исключив из формулы одну "из альтернатив", или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.

На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством трех (и больше) альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным изложением ситуации.

Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле "альтернативы" обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.

В отношении использования альтернативных признаков Правила содержат еще одно требование, на соответствие которому должна быть проверена формула изобретения. Указанное требование заключается в том, что альтернатива не должна предусматривать выбор одной из групп признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков. К таким признакам применительно к устройствам относятся конструктивные элементы, применительно к способам - действия и применяемые в них средства, к веществам - признаки, характеризующие качественный состав (для низкомолекулярных соединений - атомы определенных элементов, для композиций - ингредиенты и т.п.).

Так, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции:

"Стол, содержащий столешницу и ножки, отличающийся тем, что он имеет выдвижную тумбу и установленную на столешнице полку для книг или откидную панель с фиксатором ее горизонтального положения и размещенный на столешнице съемный пюпитр.".

В приведенном примере в качестве альтернативы представлены две группы функционально самостоятельных признаков: выдвижная тумба и полка для книг - в одной группе, откидная панель и съемный пюпитр - в другой, что должно рассматриваться в качестве нарушения обсуждаемого требования.

Приведенная формула внешне могла бы выглядеть иначе, а именно:

"Стол, содержащий столешницу и ножки, отличающийся тем, что он имеет выдвижную тумбу или откидную панель с фиксатором ее горизонтального положения, при этом столешница при наличии тумбы имеет полку для книг, а при наличии откидной панели - пюпитр".

На первый взгляд такая формула составлена без указанного нарушения, но выбор одного из альтернативных признаков (полка для книг или пюпитр) находится в зависимости от того, каким будет другой альтернативный признак (тумба или панель).

Для того, чтобы таким изменением редакции формулы нельзя было "обойти" запрет использования альтернатив в отношении группы функционально самостоятельных признаков, в абзаце втором подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил специально выделена как недопустимая и эта ситуация, т.е. независимый пункт не относится к одному изобретению и в том случае, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо функционально самостоятельного признака зависит от выбора, произведенного для другого функционально самостоятельного признака.

Следует подчеркнуть, что Правила не препятствуют использованию альтернативы применительно к группе признаков, не относящихся к функционально самостоятельным (в частности, к форме выполнения и параметрам элемента в устройстве или к порядку выполнения действий и условиям их осуществления в способе).

Например, не должна вызывать возражений со стороны экспертизы формула, изложенная в следующей редакции:

"Стол, содержащий столешницу и опору, отличающийся тем, что столешница имеет овальную форму, а опора выполнена в виде цилиндрической стойки или столешница имеет прямоугольную форму, а опора выполнена в виде тумбы с выдвижными ящиками.".

Если устанавливается, что альтернатива использована заявителем с нарушениями, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения.

Заявитель может быть проинформирован о том, что одним из путей корректировки формулы возможно представление изобретений в разных независимых пунктах при условии, что такие изобретения могут быть отнесены к вариантам.

Если эксперт уверен, что отнесение указанных изобретений к вариантам возможно, целесообразно это сообщить заявителю.

Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения.

Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения ("Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве"), в качестве видовых отличий характеристики функции устройства ("Металлорежущий станок с продольной или поперечной подачей режущего инструмента") и т.п.

Следует иметь в виду, что о наличии альтернативы в характеристике назначения не всегда свидетельствует форма записи этой характеристики.

Например, родовое понятие, отражающее назначение, представлено в следующей редакции: "Устройство для снятия отработанных втулок с нажимного валика и надевания на него новых втулок". Из содержания формулы и описания изобретения следует, что для реализации функции снятия и надевания втулок в устройстве предусмотрены сменные рабочие органы, имеющие соответствующее конструктивное выполнение. Следовательно, многофункциональность устройства связана с его переналадкой, т.е. оно работает или как устройство для снятия втулок, или как устройство для их надевания. В таком случае характеристику назначения следует рассматривать как содержащую альтернативные понятия (для снятия или надевания втулок).

Использование альтернативных понятий (в явном или неявном виде) для характеристики назначения "многофункциональных изобретений" допустимо, если при этом, так же как и в других случаях использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных Правилами в подпункте (2) пункта 3.3.2.4.

1.2.3.2. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем будут содержаться характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения.

Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например так: "Изоляционный материал и способ его получения". Указание на два разных вида объекта уже свидетельствуют о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью общего назначения.

"Набор предметов, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий".

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение.

Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для этих средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Рассмотренная ситуация может не оказаться непоправимой, если в описании будет содержаться указание, например, на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например, с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим удалением льда скребком.

При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например, следующим образом: "Набор (предметов) для удаления льда с поверхности...".

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в "дефектной" формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.

1.2.3.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.2.5 Правил содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака, в частности признака независимого пункта.

Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:

"1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна.".

Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в п. 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с п. 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна.

Следовательно, содержание пункта 2 формулы "требует" исключить признак ("непосредственно"), указанный в пункте 1.

В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению.

Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.

Пути такой корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак ("непосредственно"), "препятствующий" реализации изобретения по зависимому пункту, если "оставшаяся" совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

Проверяя многозвенную формулу изобретения, эксперт должен также установить, не допустил ли заявитель в отношении зависимого пункта нарушений, рассмотренных выше в п. п. 1.2.1 и 1.2.2.

Приведенным выше эксперту следует руководствоваться при проверке формулы, представленной как в первичных, так и в дополнительных материалах заявки. Однако, анализируя формулу изобретения, представленную заявителем после подачи заявки, необходимо дополнительно проверить, не появился ли в этой формуле независимый пункт, не относящийся к заявленному изобретению. Включение такого независимого пункта не допускается ни в качестве дополнительного к тому независимому пункту, который содержался в первоначальной формуле, ни вместо него.

При проведении указанной проверки следует руководствоваться положениями, приведенными в подпункте (5) пункта 20 Правил. В соответствии с одним из этих положений заявленными считаются изобретения, к которым относится первоначальная формула, если пошлина за подачу заявки была уплачена в размере, соответствующем количеству содержащихся в ней пунктов, а в случае, когда пошлина была уплачена в меньшем размере, - изобретения, в отношении которых заявка принята к рассмотрению в соответствии в пунктом 18.8 Правил.

Из приведенного, в частности, следует, что если при подаче заявки пошлина, уплаченная заявителем, была меньше установленного размера, в связи с чем заявителем часть пунктов была из формулы исключена и в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы отмечено это обстоятельство и указано, в отношении какого изобретения заявка принята к рассмотрению, то в дальнейшем в формуле не должны появиться независимые пункты, относящиеся к иному изобретению.

Второе положение подпункта (5) пункта 20 Правил содержит четкий алгоритм, позволяющий безошибочно установить, относятся ли вносимые в формулу изменения к заявленному изобретению или нет. В соответствии с этим алгоритмом проводится анализ заменяемого и заменяющего родовых понятий, отражающих назначение. Если указанные понятия равнозначны ("вискозиметр" и "прибор для определения вязкости"), находятся в отношении подчинения ("стол" и "стол раздвижной") или пересекаются, т.е. объемы их частично совпадают ("нож для срезания ботвы" и "складной нож"), и при этом заменяющие характеристики содержатся в первичных материалах заявки, то вывод о допустимости изменений будет положительным независимо от того, увеличивается или уменьшается объем правовой охраны, определяемой измененной формулой <*>.

<*> Из приведенного следует, что заявитель, в частности, не может включать в формулу на "Устройство" не содержащийся в ней ранее независимый пункт на "Способ", раскрытый лишь в описании заявки (и наоборот), даже если объединение таких устройства и способа не противоречит требованию единства изобретения. Не допускается включение заявителем в новый независимый пункт характеристики средства, упомянутого и раскрытого в первоначальной формуле изобретения лишь в качестве одного из признаков изобретения, заявленного в этой формуле.

Так, формула, представленная в первичных материалах заявки, изложена следующим образом:

"Устройство для транспортировки сыпучих грузов, содержащее шнек и установленный над ним загрузочный бункер с ворошителем, отличающееся тем, что шнек выполнен с переменным шагом витков, а ворошитель представляет собой лопастное колесо, установленное на валу".

Несмотря на то, что в формуле ворошитель упомянут и раскрыта его конструкция, он не может быть представлен в новом независимом пункте формулы изобретения.

В подпункте (5) пункта 20 Правил специально выделен ряд ситуаций, при которых изменения формулы также признаются относящимися к заявленному изобретению.

Рассмотрим эти ситуации.

1.2.4.1. В том случае, когда признаки, содержащиеся в формуле изобретения, по своему характеру не соответствуют указанному в формуле виду объекта, последний может быть заменен на тот вид, которому эти признаки в большей степени соответствуют.

Например, в первичных материалах заявки независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

"Устройство для обработки полотна, в котором используют тепловую камеру для нагрева полотна, отличающееся тем, что при нагреве полотно вытягивают посредством обрезиненных валков.".

Приведенные в формуле признаки относятся к характеристике действий над материальным объектом ("полотно нагревают"), а также к характеристике конструктивных средств, используемых для осуществления действий ("используют тепловую камеру для нагрева", "вытягивают посредством обрезиненных валков"). Такие признаки, как следует из пункта 3.2.4.3 Правил, в большей степени соответствуют способу как объекту изобретения и поэтому указание в скорректированной формуле изобретения вместо устройства для обработки полотна "способа обработки полотна" является лишь приведением в соответствие названия вида объекта с указанной в формуле совокупностью признаков. Следовательно, включение заявителем в формулу вместо первоначального независимого пункта, в котором было охарактеризовано устройство, нового независимого пункта "на способ" не рассматривается в таком случае как появление независимого пункта, не относящегося к заявленному изобретению.

1.2.4.2. Если в качестве объекта изобретения в первичных материалах заявки заявлено применение по новому назначению и в качестве применяемого указан объект, сведения о котором не стали общедоступными до даты приоритета, то допускается замена объекта "применение" на объект соответствующего вида с указанным назначением.

Например, в первичных материалах заявки независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

"Применение ножниц, режущие кромки которых выполнены вогнутыми, в качестве держателя стеклянных банок".

Однако ни в одном общедоступном источнике информации не описаны ножницы с указанной в формуле конструктивной особенностью (и заявитель не отрицает этого), а из описания, представленного в заявке, следует, что для реализации нового назначения ножниц - удерживать стеклянные банки - в известных ножницах необходимо изменить форму режущих кромок, т.е. выполнить их вогнутыми для лучшего контакта с поверхностью банки. Таким образом, применяемый объект претерпел изменение по сравнению с известным из уровня техники, а значит не соблюдено указанное в пункте 2 статьи 4 Закона условие, в соответствии с которым в качестве объекта изобретения может быть применение по новому назначению лишь таких устройств, способов, веществ или штаммов, которые сами являются известными.

Следовательно, заявителем неправильно выбрана форма изложения своих притязаний, что делает возможной замену объекта изобретения "Применение ножниц" на "Держатель стеклянных банок".

С объектом "применение по новому назначению" связана и другая ситуация, при которой первоначально заявленное средство определенного назначения может быть преобразовано в применение средства по этому назначению.

Такое преобразование может быть произведено заявителем при установлении известности средства, отличающегося от заявленного лишь назначением.

1.2.4.3. Ранее действовавшие Правила содержали в рассматриваемом пункте упоминание еще одной ситуации, допускающей появление в формуле дополнительно к первоначально включенному в формулу независимому пункту еще одного, "возникшего" в результате устранения нарушений, допущенных заявителем при составлении формулы изобретения.

Из перечня подпункта (5) пункта 20 действующих в настоящее время Правил указанная ситуация исключена. Это означает, что она заведомо должна признаваться допустимой без привлечения каких-либо положений обсуждаемого подпункта (5) пункта 20 Правил.