Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 (ред. от 20.07.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"

1.5.1. Нормативное определение условия патентоспособности "новизна" и источники информации, привлекаемые при проверке соответствия изобретения этому условию

1.5.1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил сведения считаются общедоступными, если они содержатся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В уровень техники при проверке новизны заявленного изобретения сведения включаются при условии, что дата, определяющая общедоступность, является более ранней, чем дата приоритета этого изобретения:

опубликованные описания к охранным документам - с даты опубликования, указанной на описании;

опубликованные сведения о заявке - с даты опубликования соответствующего официального бюллетеня Роспатента, указанной в этом бюллетене;

отечественные печатные издания (в том числе издания СССР), - с указанной на них датой подписания в печать;

отечественные печатные издания (в том числе издания СССР), на которых не указана дата подписания в печать, а также иные печатные издания - с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления - с последнего дня месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов - с даты их депонирования;

отчеты о научно - исследовательских работах, пояснительные записки к опытно - конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации - с даты их поступления в органы научно - технической информации;

нормативно - техническая документация - с даты ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - с даты поступления их в библиотеку;

- принятые на конкурс работы - с даты их выкладки для ознакомления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;

- визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - с документально подтвержденной даты, с которой стало возможно их обозрение;

- экспонаты, помещенные на выставке, - с документально подтвержденной даты начала их показа;

- устные доклады, лекции, выступления - с даты доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

- сообщение по радио, телевидению, кино - с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

- сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования, - с документально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными.

1.5.1.2. При проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с указанным выше пунктом Правил).

Из приведенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:

- в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и / или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и / или авторов рассматриваемого изобретения;

- в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов рассматриваемого изобретения;

- в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и / или автором (или несколькими лицами из числа авторов) рассматриваемого изобретения.

Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что оно раскрыто заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и / или автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии изобретения, в частности, условию новизны в запросе экспертизы.

Если в ответе на такой запрос не приводятся доказательства того, что соответствующая информация получена от заявителя и / или автора изобретения, то в последующем такая информация используется в обычном порядке.

Необходимо обратить внимание на то, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате поступления заявки в Патентное ведомство, а не дате приоритета изобретения. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет, более ранний, чем дата ее поступления, раскрытие информации хотя и менее, чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более, чем за шесть месяцев до даты поступления заявки в Патентное ведомство, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации об изобретении.

1.5.1.3. Согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 4 Закона при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

К сведениям, содержащимся в этих источниках, не предъявляется требование общедоступности на дату приоритета изобретения по рассматриваемой заявке.

1.5.1.4. Настоящие рекомендации посвящены, в первую очередь, проверке новизны заявленного изобретения по заявкам, поданным в соответствии с Патентным законом Российской Федерации. Условия проверки новизны по ранее действовавшему законодательству не во всем соответствуют таковым по Патентному закону Российской Федерации. Для определения круга источников, привлекаемых при установлении новизны изобретений по ранее поданным заявкам, рассмотрение которых продолжается после поступления ходатайств о выдаче патента Российской Федерации, могут быть использованы сведения, приведенные в приложении к настоящим Рекомендациям.

1.5.2. Особенности использования запатентованных изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

Следует обратить внимание на особенность редакции абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Закона, заключающуюся в том, что условие "поданных другими лицами" относится только к самим заявкам на изобретения и полезные модели, но не к запатентованным изобретениям и полезным моделям.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели при условии их более раннего приоритета могут быть противопоставлены при проверке новизны изобретения по заявке, поданной любым лицом, в том числе и при совпадении заявителей по рассматриваемой заявке и заявке, к которой относятся запатентованное изобретение или полезная модель. При этом к запатентованным в Российской Федерации относятся объекты промышленной собственности, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации (а не только Российской Федерации), поскольку в Российской Федерации признано действие охранных документов СССР на изобретения.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, имеющие более ранний приоритет, чем изобретение по рассматриваемой заявке, включаются в уровень техники при проверке новизны этого изобретения в объеме формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (в том числе в случае выдачи авторского свидетельства СССР с грифом "ДСП") или полезной модели (последний абзац подпункта (2) пункта 19.5.2 Правил).

Заявленное изобретение не ново, если средству, характеризуемому формулой запатентованных изобретения или полезной модели, присущи все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения (включая родовое понятие, отражающее назначение, если оно содержится в формуле заявленного изобретения). Следует обратить внимание на то, что запатентованные изобретение или полезная модель могут порочить новизну заявленного изобретения не только в случае их полной идентичности. Так, заявленное изобретение не ново и тогда, когда формула запатентованных изобретения или полезной модели содержит, кроме всех признаков независимого пункта формулы заявленного изобретения, еще какие-либо признаки. Заявленное изобретение может быть не новым также в случае, когда оно отлично по назначению от запатентованных изобретения или полезной модели в целом, но совпадает по назначению с их частью, охарактеризованной в формуле, и этой части присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Например, если заявлено химическое соединение N, являющееся гербицидом, а запатентованное изобретение характеризует гербицидную композицию, содержащую активное начало - гербицид N, антидот А и наполнитель Б, то заявленное изобретение не ново.

Если заявлен вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные определенным образом, а запатентованное изобретение (полезная модель) характеризует устройство для измельчения горной породы, в котором среди прочих узлов есть вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные таким же образом, как в заявленном вибраторе, то последний не может считаться новым изобретением.

1.5.3. Особенности использования заявок других лиц с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

1.5.3.1. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил заявки с более ранней датой приоритета включаются с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации, т.е. по ней испрашивался патент (свидетельство) Российской Федерации (как непосредственно в заявлении, если она была подана после 13.10.92, так и в случае подачи в установленном порядке ходатайства о выдаче такого патента по заявке, поданной ранее указанной даты);

- заявка подана другим лицом (т.е. другим заявителем, а если заявителей несколько, - нет полного совпадения их составов);

- заявка не отозвана, не считается и не признана отозванной.

Возможна ситуация, когда второе условие, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если состоится уступка прав заявителя по одной из заявок другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по заявке с более ранним приоритетом состоится уступка прав заявителя другому лицу - заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

1.5.3.2. Более ранняя заявка другого заявителя отозвана (в смысле абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Закона) и заведомо не может быть включена в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы заявленного позднее изобретения по существу:

- другой заявитель сам отозвал свою заявку (статья 27 Закона);

- более ранняя заявка считается отозванной, так как ее заявитель подал заявку на изобретение (полезную модель) с испрашиванием приоритета по более ранней своей заявке, раскрывающей это изобретение (полезную модель) (пункт 4 статьи 19 Закона);

- истек трехлетний срок с даты поступления более ранней заявки на изобретение другого заявителя для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, и эта заявка считается отозванной (пункт 7 статьи 21 Закона);

- более ранняя заявка признана отозванной по причинам пропуска заявителем срока для ответа на запрос экспертизы или подачи ходатайства о его продлении и при этом истек установленный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока (пункты 4, 8 и 12 статьи 21 Закона).

1.5.3.3. Более ранняя заявка другого заявителя не отозвана, не может быть отозвана и считаться отозванной и включается в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы рассматриваемой заявки по существу изобретение или полезная модель, описанные в более ранней заявке, внесены в государственные реестры (произошла регистрация и отзыв невозможен в соответствии со статьей 27 Закона).

1.5.3.4. Если более ранняя заявка другого заявителя на момент проведения экспертизы заявленного позднее изобретения по существу не отозвана, но возможности ее отзыва в соответствии со статьей 27 Закона не исчерпаны, то заявителю рассматриваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности отложить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны (подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил).

1.5.3.5. Если более ранняя заявка другого заявителя на момент проведения экспертизы более поздней заявки по существу признана отозванной из-за несоблюдения срока ответа на запрос экспертизы или подачи ходатайства о его продлении (пункты 4 и 8 статьи 21 Закона), но право заявителя на восстановление пропущенного срока в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона еще не исчерпано, то экспертиза заявленного изобретения проводится без учета более ранней заявки. Если при этом оказывается, что рассматриваемое изобретение соответствует условиям патентоспособности и по заявке может быть выдан патент, заявителя до принятия решения целесообразно уведомить о выявленной заявке, наличие которой в случае восстановления по ходатайству ее заявителя пропущенного им срока ответа на запрос может оказаться основанием для оспаривания патента, выданного по рассматриваемой заявке.

При направлении заявителю такого уведомления ему сообщается также о возможности отложить принятие решения по его заявке до наступления определенности по более ранней заявке. При поступлении соответствующей просьбы заявителя ее следует удовлетворить, а при непоступлении такой просьбы в срок, указанный в уведомлении, или несогласии заявителя отложить принятие решения по его заявке экспертиза принимает решение о выдаче патента.

1.5.3.6. Более ранняя заявка того же заявителя или другого лица, переуступившего до регистрации изобретения (полезной модели) право заявителя лицу, являющемуся заявителем рассматриваемой более поздней заявки на раскрытое в ранней заявке изобретение, не может быть включена в уровень техники при проверке новизны этого изобретения.

Однако после регистрации изобретения или полезной модели по более ранней заявке в соответствующем реестре эти изобретение или полезная модель, квалифицируемые как запатентованные в Российской Федерации объекты промышленной собственности, могут быть включены с даты приоритета в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки (см. выше п. 1.5.2).

1.5.3.7. Поданные другими лицами международные заявки с более ранним приоритетом, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации, учитываются в объеме описания и формулы изобретения при условии, что:

- на момент принятия решения по рассматриваемой более поздней заявке действие международной заявки в Российской Федерации не прекращено, т.е. если заявитель не изъял международную заявку или указание Российской Федерации (статья 24(1)(i) Договора о патентной кооперации (РСТ)), или если действие международной заявки сохранено;

- на указанный момент заявка не отозвана заявителем в соответствии со статьей 27 Закона;

- заявка переведена на национальную фазу, т.е. до истечения 21 месяца с даты приоритета международной заявки (или 31 месяца по международным заявкам, по которым был сделан выбор Российской Федерации согласно статье 39(1) РСТ) заявителем представлены в ФИПС либо заявление о выдаче патента Российской Федерации на русском языке, либо перевод заявления РСТ на русский язык, если оно представлено на другом языке.

При проверке правомерности привлечения международной заявки при установлении новизны позднее заявленных изобретений следует также учитывать изложенное выше в п. п. 1.5.3.2 - 1.5.3.6.

1.5.3.8. Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники при соблюдении условий, приведенных в статье 16 Евразийской патентной конвенции, а также условий, приведенных выше в п. п. 1.5.3.2 - 1.5.3.6.

1.5.3.9. Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении описания и формулы изобретения (полезной модели), содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретения - только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата является более поздней, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения, то в уровень техники включаются только те материалы заявки, которые послужили основанием для испрашивания по ней более раннего приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к ним) (предпоследний абзац подпункта (2) пункта 19.5.2 Правил).

1.5.4. Общие принципы проверки новизны

Проверка новизны заявленного изобретения проводится после получения экспертизой вывода о том, что это изобретение соответствует условию промышленной применимости (подпункт (4) пункта 19.5.1 Правил).

1.5.4.1. В соответствии с пунктом 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Такая проверка проводится в отношении независимого пункта формулы, как она представлена при подаче заявки, или уточненной, исправленной заявителем по собственной инициативе в соответствии со статьей 20 а или по предложению эксперта в процессе формальной экспертизы заявки или экспертизы заявки по существу.

1.5.4.2. Изобретение, охарактеризованное в независимом пункте принятой к рассмотрению формулы изобретения, не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники, как он определен в пункте 22.3 Правил (см. п. 1 настоящего раздела), выявлено средство того же назначения, что и заявленное изобретение, имеющее признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в указанном независимом пункте формулы.

При определении идентичности признаков заявленного изобретения и известного средства следует принимать во внимание полное совпадение как выполняемых функций, так и формы выполнения соответствующих элементов (конструкции, материала, технологии и т.д.).

При этом форма выражения признака не имеет значения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то одна и та же форма может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к устройству, изображенному графически (на чертеже) и описанному словесно, или к химическому соединению, изображенному символами и названному по химической номенклатуре, и т.д. и т.п.

Все признаки известного средства, идентичные признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения, должны содержаться в одном источнике информации.

При этом следует учитывать специфику использования запатентованных в Российской Федерации изобретений и полезных моделей и сведений, содержащихся в заявках других лиц (см. выше п. п. 1.5.2, 1.5.3).

1.5.4.3. Если охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретение содержит признаки, идентичные признакам ближайшего аналога - известного средства того же назначения, и хотя бы один признак, не идентичный, а эквивалентный признаку этого средства (т.е. выполняющий в изобретении такую же функцию с таким же результатом, что и признак известного средства), изобретение с таким признаком квалифицируется как новое, имеющее отличие от ближайшего аналога, и последующая оценка патентоспособности изобретения проводится в отношении его соответствия условию изобретательского уровня.

1.5.4.4. В случаях, когда независимый пункт формулы изобретения содержит несущественный признак, не исключенный по предложению экспертизы заявителем, проверка новизны проводится с учетом этого признака. Даже если этот признак окажется единственным отличительным от ближайшего аналога, изобретение должно быть признано новым.

1.5.5. Особенности проверки новизны изобретений, относящихся к индивидуальным химическим соединениям

1.5.5.1. Изобретение, относящееся к химическому индивидуальному соединению с установленной структурой, считается новым, если эта структура не описана в общедоступных источниках информации. Кроме того, в соответствии с мировой патентной практикой новым считается такое соединение, структура которого соответствует частному случаю группы соединений, описываемой общей структурной формулой, изображенной в общедоступном источнике, например, в более ранней заявке или в формуле запатентованного изобретения, но никаких иных сведений ни о способе получения данного конкретного соединения, ни о его назначении или биологически активных свойствах в указанном источнике не содержится. С учетом этого следует в зависимости от ситуации руководствоваться следующим.

Например, заявлено конкретное химическое соединение определенной структуры, в описании акцентированы его гербицидные свойства. Допустим, обнаружены патент, опубликованный до даты приоритета заявленного изобретения, или более ранняя неотозванная заявка другого заявителя, или зарегистрированный патент, в формуле изобретения которых защищена или заявлена группа химических соединений, описываемых общей структурой, под которую подпадает заявленное конкретное соединение (т.е. оно идентично одному из соединений известной группы).

Для квалификации такого изобретения в качестве известного из уровня техники или нового во всех трех ситуациях следует обратиться к описанию изобретения к патенту, в заявке или к зарегистрированному патенту, несмотря на то, что последний из источников привлекается лишь в отношении формулы, с которой выдан патент.

Если выявляется, что конкретное соединение, заявленное в рассматриваемой заявке, не упомянуто в описании к любому из названных источников ни как полученное, ни как исследованное в отношении его структуры, свойств и / или назначения, а лишь названо в группе соединений, такое заявленное соединение считается новым (и может быть признано патентоспособным как "селективное" изобретение при условии, оговоренном в подпункте (4) пункта 19.5.3 Правил).

Если структура заявляемого химического соединения (группы) раскрыта в общедоступном источнике информации, как правило, специального направления (например, в научных и научно - популярных журналах, специальных сборниках типа "Chemical Abstracts", "Derwent" и т.п.), в котором, кроме изображенной химической структуры, нет никаких сведений ни о получении соединения (группы), ни о данных структурного анализа, ни о физико - химических или иных свойствах, такое соединение тоже считается новым, не известным из уровня техники.

1.5.5.2. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с неустановленной структурой (объекты генной инженерии, антибиотики, ферменты и т.п.), а также композиции неустановленного состава, считается новым, если оно, по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения или с известной композицией такого же происхождения и назначения, имеет, по меньшей мере, одну указанную в формуле изобретения новую физико - химическую или иную характеристику, в том числе отражающую признаки способа получения соединения или композиции (подпункты (4) и (5) пункта 3.2.4.3 Правил).

1.5.6. Действия экспертизы при рассмотрении заявки с многозвенной формулой изобретения

1.5.6.1. Проверка новизны изобретения, охарактеризованного в многозвенной формуле с одним независимым и одним или несколькими зависимыми пунктами, проводится в отношении независимого пункта. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится (подпункт (5) пункта 19.5.2 Правил).

Особое внимание следует обратить на ситуацию, когда заявлено одно изобретение в многозвенной формуле, зависимый пункт которой содержит признаки, известные из ближайшего аналога. Если изобретение по независимому пункту такой формулы соответствует условию новизны, несмотря на известность признаков зависимого пункта, не допускается предлагать заявителю исключить такой пункт, так как он характеризует частный случай выполнения или использования заявленного нового изобретения.

Признаки зависимых пунктов принимаются во внимание при проверке новизны только в случаях, когда заявителем проведена коррекция формулы изобретения путем перенесения таких признаков в независимый пункт, т.е. проверка новизны всегда осуществляется в отношении независимого пункта, как он первоначально заявлен или уточнен в процессе экспертизы с соблюдением условий пункта 20 Правил.

1.5.6.2. Проверка новизны группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого изобретения, охарактеризованного в независимом пункте, по изложенным выше правилам и с учетом подпунктов (3) и (4) пункта 19.5.4 Правил.

1.5.7. Проверка новизны изобретений, содержащих альтернативные признаки, один или более из которых присущи ближайшему аналогу, и изобретения с количественными признаками, выраженными интервалом величин, частично совпадающим с интервалом тех же величин ближайшего аналога

1.5.7.1. Если заявлено изобретение, содержащее признаки А, Б и В или В' и обнаружено средство того же назначения, содержащее признаки А, Б и В, причем изобретением и ближайшим аналогом достигается один и тот же результат, то в заявленном изобретении новой является совокупность А, Б и В', а совокупность А, Б и В не нова, в результате чего патент с формулой изобретения, предложенной заявителем, не может быть выдан, даже если совокупность А, Б и В' патентоспособна, поскольку в противном случае была бы предоставлена правовая охрана наряду с новым средством (А, Б, В') и известному средству (А, Б, В). Заявителю сообщается об этом, и, если он скорректирует формулу, исключив из нее признак В, изобретение считается новым.

Несогласие заявителя скорректировать формулу не является препятствием для дальнейшей проверки изобретения, характеризуемого признаками А, Б, В', на соответствие условию изобретательского уровня. Однако, как следует из сказанного выше, при положительном выводе относительно изобретательского уровня совокупности (А, Б, В') принимается решение об отказе в выдаче патента (подпункт (5) пункта 19.8 Правил) с приведением изложенных выше доводов; при этом в решении подтверждается патентоспособность (А, Б, В').

1.5.7.2. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано следующим образом: объект, включающий А, Б, отличающийся тем, что он содержит Д и В или В'.

Найден другой ближайший аналог - средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Г.

Наличие Д среди отличительных признаков обусловливает новизну заявленного изобретения в обоих частных случаях его выполнения - как с признаком В, так и с признаком В'. Поэтому, если данное изобретение окажется соответствующим и условию изобретательского уровня, перед принятием решения о выдаче патента необходимо будет решить только вопрос о правильной редакции формулы изобретения (если она составляется с разделением на ограничительную и отличительную части) с учетом того обстоятельства, что один из альтернативных признаков - В - присущ как изобретению, так и выявленному наиболее близкому аналогу.

Рассмотрим несколько возможных ситуаций.

(1) Из сведений об изобретении выявляется, что признаки В и В' имеют одинаковую функцию (например, растворитель, обогреватель) или проявляют одно и то же свойство (термостойкость, возможность поворота на угол до 50 град.), или при неизвестности этих сведений они подпадают под группу с общим имеющимся в описании заявки названием (например, редкоземельный элемент), причем из источника, в котором раскрыт ближайший аналог, выявляются соответствующие сведения о признаке В.

В этом случае заявителю предлагается скорректировать формулу изобретения путем указания в ограничительной части, кроме признаков А, Б, общего понятия - функции, свойства или общего названия, под которое подпадают признаки В и В', а в отличительной части формулы - всех альтернативно выраженных признаков, поскольку возможность альтернативного выбора из числа их конкретных форм выполнения присуща именно изобретению, но не присуща его ближайшему аналогу. При этом указание таких признаков в отличительной части формулы изобретения осуществляется в форме: "... в качестве... (указывается функция или свойство или другое обобщающее название, приведенное в ограничительной части) содержит В или В'".

При несогласии заявителя с такими изменениями формулы в решении о выдаче патента она сохраняется в предложенной им редакции (см. пункт 19.7 Правил), однако при указании источников, принятых во внимание при проведении экспертизы, приводятся сведения о выявленном наиболее близком аналоге.

(2) Из сведений о ближайшем аналоге функция или свойство, присущие В, не выявляются и специалисту на основании известных знаний не ясны, а в описании заявленного изобретения доказано, что с использованием признаков В и В' достигается один и тот же технический результат, однако общее понятие, объединяющее их в группу средств с какими-либо общими характеристиками (кроме весьма широкого родового признака, например, вещество, металл, узел и т.п.), не найдено и не приведено.

В этом случае коррекции формулы не требуется.

Описанный выше подход распространяется и на случаи, когда среди альтернативных признаков изобретения есть совпадающие с двумя и более альтернативными признаками ближайшего аналога (например, он содержит признаки А, Б, В и Г' или Г", изобретение содержит признаки А, Б, Д и Г или Г или Г").

1.5.7.3. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано следующим образом:

Объект, содержащий А, Б, В, отличающийся тем, что он включает Г, Д, Е, причем Е = 100 - 500.

Найден ближайший аналог - средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Е, причем Е = 80 - 300. Ввиду наличия признаков Г и Д заявленное изобретение ново и в тех частных случаях, когда значение признака Е находится в части интервала 100 - 300, принадлежащей наиболее близкому аналогу. Поэтому оно подлежит проверке на соответствие условию изобретательского уровня, и при положительном выводе в отношении этого условия может быть принято решение о выдаче патента.

Однако, поскольку признак Е присущ как изобретению, так и наиболее близкому аналогу, для адекватного отражения этого обстоятельства в формуле изобретения перед принятием решения о выдаче патента заявителю следует рекомендовать включить в ограничительную часть имеющееся в описании заявки название признака Е (например, "при нагревании", "с ускорением", "под углом", "хлорид натрия" и т.п.), а в отличительной части указать заявленный интервал величин, характеризующих признак Е.

При несогласии заявителя на такую коррекцию экспертиза при вынесении решения о выдаче патента действует аналогично изложенному выше в п. 1.5.7.2(1).

1.5.7.4. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано так же, как в предыдущем случае (п. 1.5.7.3).

Обнаружен ближайший аналог - средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Г, Д, Е, причем Е = 80 - 300. Технические результаты, достигаемые изобретением и аналогом, совпадают.

В этом случае изобретение можно было бы признать новым лишь при исключении из первоначально заявленного интервала его части от 100 до 300 включительно. Поэтому на этапе проверки новизны заявителю следует дать соответствующую рекомендацию, руководствуясь подпунктом (7) пункта 19.5.2 Правил. При этом необходимо разъяснить заявителю правовые последствия отказа от коррекции и при дальнейшей экспертизе заявки руководствоваться подходом, аналогичным изложенному выше в п. 1.5.7.1.

1.5.8. Проверка новизны изобретения в отдельных специфических ситуациях

1.5.8.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации (далее - Закон) изобретение считается новым, если оно не известно из уровня техники.

Ниже рассматриваются ситуации, в которых заявленное изобретение формально представляется новым, поскольку не выявлен источник информации, в котором изобретение было бы раскрыто с приведением всех признаков, включенных в независимый пункт формулы, однако характер признаков, отсутствующих в источнике, специфичен.

В этих ситуациях для получения правильного вывода относительно новизны изобретения необходимо особо внимательное применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила):

"Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения".

Несомненно, что для отрицания новизны с учетом приведенной формулировки нормы Правил достаточно наличия в выявленном источнике характеристики средства, включающей все признаки заявленного. В большинстве случаев, когда отрицается новизна, имеет место именно такая ситуация. Однако это не означает, что для отрицания новизны необходимо во всех случаях выявить источник, в котором раскрыто средство, охарактеризованное именно в этом источнике всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы.

Приведенная формулировка не требует именно такого ее понимания. Она требует лишь известности средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения (включая характеристику назначения), но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. Поэтому если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в этом источнике применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил для отрицания новизны изобретения не будет ошибкой.

1.5.8.2. В первой группе ситуаций отличия заявленного средства от известного в том виде, как оно описано в выявленном источнике, исчерпываются признаками, которые при осуществлении известного средства реализуются "автоматически".

Пример 1.

Носитель рекламы, состоящий из отдельных рекламных листов, образованных подложкой и прямоугольными рекламными вставками, отличающийся тем, что каждая рекламная вставка выполнена съемной на самоклеящейся основе и имеет длину 10 см, ширину 4 см и площадь 40 см2.

Выявлен источник информации, в котором описан носитель рекламы, совпадающий с предложенным по всем признакам, включая форму и линейные геометрические размеры рекламных вставок, но без признака, характеризующего их площадь.

В этом случае можно сделать вывод, что последний признак является следствием формы и линейных размеров рекламных вставок. Они одинаковы для известного и заявленного устройств. Следовательно, указанный признак объективно присущ как известному, так и заявленному устройствам. Несмотря на то что этот признак не включен в характеристику известного объекта, этот объект и заявленный объект тождественны.

Поэтому можно констатировать, что выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, и отрицать на этом основании новизну заявленного изобретения со ссылкой на подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил.

Другими словами, понятия, являющиеся логическими определениями этих объектов в формуле изобретения и выявленном источнике, несмотря на имеющиеся отличия в их словесных формулировках, равнозначны (как, например, равнозначны понятия "великий русский писатель Лев Толстой" и "великий русский писатель Лев Толстой, живший в Ясной поляне").

Следует учесть, что если бы в источнике информации была приведена площадь рекламных вставок 40 см2, но не было бы сведений об их форме, то вывод об отсутствии новизны нельзя было бы признать обоснованным, так как такую же площадь могут иметь прямоугольные вставки размером 5 x 8 см2 или 2 x 20 см2, круглые вставки диаметром примерно 7,15 см и т.д.

Пример 2.

Предложен жаропрочный сплав, содержащий элементы А, Б, В, Г и Д, отличающийся тем, что он дополнительно содержит элементы Е и Ж при следующем содержании % (масс.):

причем соотношение содержаний элементов (А + Б):В должно быть не более 0,277.

В процессе проведения экспертизы по существу обнаружен источник информации, в котором описан жаропрочный сплав, полностью совпадающий с предложенным сплавом по признакам, характеризующим его качественный и количественный состав. Однако указанный признак, характеризующий соотношение ингредиентов (А + Б):В не более 0,277, в этом источнике отсутствует.

Анализ материалов заявки и обнаруженного источника информации, содержащего сведения об известном сплаве, позволяет сделать вывод, что данный признак является следствием одинаковых для известного и заявленного сплавов признаков, характеризующих количественное содержание в них элементов А, Б и В (при максимальном содержании А и Б и минимальном содержании В отношение суммы А и Б к В равно именно 0,277). Поэтому данный признак объективно присущ как известному, так и заявленному сплавам. Несмотря на отсутствие его в характеристике известного сплава, он реализуется в этом сплаве "автоматически", без необходимости выполнения каких-либо условий дополнительно к тем, которые определяют общий для обоих сплавов качественный и количественный состав.

Приведенное простейшее соотношение (А + Б):В <= 0,277 легко могло быть заменено любой другой (произвольной) функциональной зависимостью, содержащей предельные значения содержаний некоторых ингредиентов и константу, вычисляемую исходя из вида этой произвольно выбранной зависимости и предельных значений содержания ингредиентов в известном сплаве (например, Е2 + Ж2 <= 0,0034 или Е2 + Ж2 - 0,0034 <= 0).

Не следует смешивать описанный выше пример со случаем, когда при исследовании уровня техники выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу "уже - шире".

Если бы был предложен, например, сплав с признаком 0,20 <= (А + Б):В <= 0,25, то указанный при этом численный диапазон был бы более узким, чем это возможно при произвольном сочетании А, Б и В в указанных выше пределах. Если бы при этом в заявке было указано также, что данный сплав предназначен, например, для изготовления лопаток турбин авиационных двигателей, то формула заявленного изобретения могла бы быть уточнена путем соответствующей конкретизации формулировки назначения жаропрочного сплава и изобретение могло бы быть признано новым (при условии, что уровень техники не содержит информации о такой области использования известного жаропрочного сплава).

В этом случае обсуждаемый признак означал бы наличие дополнительного ограничения на выбор соотношения компонентов А, Б и В: каждый из них по-прежнему выбирается в указанных пределах, но сочетание их должно быть не любым, а удовлетворяющим приведенному выше дополнительному условию.

Пример 3.

Данный пример относится к случаю, когда в формулу изобретения введена "лишняя" характеристика элемента (узла устройства, материала, из которого изготавливается деталь, операции или режима способа, состава вещества и т.п.) в дополнение к исчерпывающей характеристике этого элемента через один или несколько других признаков, содержащихся в формуле.

В электрической схеме проводник выполнен из сплава, содержащего медь, никель и марганец при их следующем содержании в % (масс):

при этом его прочность на растяжение находится в пределах (40 - 72) x 1Е5 Н/м2.

В условиях данного примера предполагается, что прочность на растяжение полностью определяется качественным и количественным составом сплава и известна для этого сплава из уровня техники (может быть определена по соответствующим справочникам). Поэтому в случае, если будет обнаружен источник информации, в котором описана идентичная электрическая схема и указано, что проводник выполнен из сплава идентичного количественного и качественного состава, отсутствие в этом источнике информации о прочности на растяжение проводника из такого сплава не должно являться препятствием для вывода о несоответствии заявленного устройства условию патентоспособности "новизна". Независимо от наличия в этом источнике такой информации все признаки заявленного устройства объективно присущи известному средству.

Пример 4.

Аналогичный изложенному выше подход может быть применен и в случае, когда в формулу включена некоторая характеристика элемента заявляемого средства, относящаяся к какому-либо свойству или качеству этого элемента, обычно не применяемому для характеристики этого элемента или вообще ранее неизвестному свойству, но объективно ему присущая в силу его определенной конструкции, состава или известных физико - химических свойств. Это не будет противоречить требованию Патентного закона об известности изобретения из уровня техники как условии отсутствия новизны, поскольку неизвестным в данном случае является не объект, а одно из его свойств.

Например, предложен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий нанесение электроизоляционной слоистой композиции, содержащей полимерный материал основы и наполнитель, на подложку, отличающийся тем, что указанная композиция содержит жидкий каучук типа СКТН-3 в количестве Х масс.ч., жидкость типа ГКЖ-94 с кинематической вязкостью, составляющей 600 - 1000 мм2/сек при температуре 250 - 420 град. С, в количестве Y масс.ч., порошок для прессования в количестве Z масс.ч. и отвердитель.

Установлено, что известен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий все признаки заявленного способа, за исключением кинематической вязкости ингредиента "жидкость типа ГКЖ-4" при определенной температуре. Можно предположить, что приведенные значения кинематической вязкости в указанном интервале температур являются физическим свойством конкретного вещества - жидкости типа ГКЖ-94, и для реализации рассматриваемого признака при осуществлении способа не требуется ничего иного, кроме использования в способе именно этого вещества.

Если это действительно так, то несмотря на то, что рассматриваемая характеристика не описана в имеющемся источнике информации (а может быть, и вообще никогда не определялась), она объективно присуща указанному веществу. В таком случае нельзя признать заявленное изобретение новым.

Но для того, чтобы сделать такой вывод, необходимо убедиться в справедливости сделанного предположения на основании материалов заявки или ответов заявителя на поставленные экспертизой вопросы.

Например, в заявке могут содержаться пояснения заявителя к механизму достижения желаемого технического результата, для которого важно наличие указанной кинематической вязкости в названном диапазоне температур, и сведения о том, что жидкость ГКЖ-94, как установлено заявителем, обладает именно такой кинематической вязкостью. Аналогичные данные могут быть приведены заявителем в дополнительных материалах в ответ на просьбу экспертизы пояснить связь технического результата с признаками изобретения.

Пример 5.

Возможен также случай, когда в формуле изобретения присутствует признак, охарактеризованный через терминологическое название средства и одновременно - через его качество или свойство, имеющее неразрывную связь с функцией этого средства.

Например, в формулу изобретения включен признак "вал для передачи крутящего момента", а в источнике информации описана вся совокупность признаков устройства, включая вал, но без указания на то, что вал предназначен для передачи крутящего момента. Однако известно, что вал, согласно его определению, предназначен именно для передачи крутящего момента. Указание на это в формуле изобретения является "лишним", и присутствие такого указания в источнике информации, содержащем все остальные признаки формулы изобретения, для вывода об отсутствии новизны у предлагаемого изобретения не требуется.

Таким образом, общим для всех рассматриваемых примеров, относящихся к первой группе ситуаций, является равнозначность понятий, которыми охарактеризованы рассматриваемый и известный объекты, что и позволяет отрицать новизну рассматриваемого объекта.

1.5.8.3. В ситуациях второй группы характеристика заявленного средства в формуле изобретения совпадает с характеристикой его в выявленном источнике, за исключением одного или нескольких признаков, по-разному выражающих одни и те же особенности средства.

Так, в формуле изобретения может присутствовать признак, относящийся к значению какой-либо физической величины, а в имеющемся источнике информации приведена та же совокупность признаков с единственным отличием: использовано значение иной физической величины; при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу.

Пример 6.

Предложено оборудование летательного аппарата, содержащее источник света и связанный с ним оптически прозрачный элемент, отличающееся тем, что оно снабжено светофильтром, участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 - 950 нм, составляющим 30 - 80%.

В известном источнике информации описана та же совокупность признаков, что и в заявленном устройстве, кроме того, что признак, относящийся к выполнению участка светофильтра, изложен иначе, а именно: "участок светофильтра выполнен из материала с коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн 630 - 950 нм, составляющим 20 - 70%".

Если рассматривать приведенный источник информации с позиций подпункта (1) пункта 19.5.2 Правил, то этот источник не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения. Признак "участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 - 950 нм, составляющим 30 - 80%" отсутствует.

Однако вместо него имеется признак, выраженный через величину коэффициента пропускания, составляющего, как известно из уровня техники, 100% в сумме с коэффициентом поглощения. Поэтому признак "коэффициент поглощения 30 - 80%", хотя и отсутствует в обнаруженном источнике, присущ известному устройству, и, следовательно, заявленное устройство не ново.

Другим примером может быть использование в источнике информации физической характеристики, обратной той, которая упомянута в формуле изобретения (период колебаний и частота; электрическое сопротивление и проводимость и т.п.) при соответствующих друг другу численных значениях этих величин.

Поскольку заявленному средству в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, присущи только признаки известного средства, описанного в обнаруженном источнике информации, не может идти речь о новизне заявленного средства, хотя признаки в формуле изобретения и источнике информации выражены по-разному.

Во всех рассмотренных случаях, относящихся ко второй группе ситуаций, как и в случаях первой группы, имеет место равнозначность понятий, которыми характеризуются известное и рассматриваемое средства, что и дает основание для отрицания новизны последнего.

Следует обратить внимание на то, что в ситуациях второй группы было бы нетрудно доказать непатентоспособность заявленного изобретения, прибегнув к использованию условия "изобретательский уровень". Однако с точки зрения возможных отдаленных последствий признание заявленного изобретения не имеющим изобретательского уровня не эквивалентно правильной квалификации изобретения как непатентоспособного ввиду несоответствия его условию "новизна".

Так, например, если вывод экспертизы о непатентоспособности изобретения ввиду несоответствия условию "изобретательский уровень" стал известен заявителю до публикации сведений о заявке, он может воспользоваться правом, предоставляемым ему статьей 28 Закона, и преобразовать заявку в заявку на полезную модель в надежде на то, что заявленное предложение ново; при соблюдении условий п. п. 4 или 5 статьи 19 Закона он может также подать новую заявку на полезную модель с испрашиванием приоритета по дате поступления заявки на изобретение, признанное непатентоспособным. Однако, так как на самом деле новизна отсутствует, выданное свидетельство может быть оспорено и признано недействительным, и это окажется следствием того, что заявитель был введен в заблуждение выводом экспертизы о причине непатентоспособности изобретения.

(в ред. Приказа Роспатента от 20.07.2001 N 100)