Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"

1.4.1. Определение промышленной применимости как условия патентоспособности по Патентному закону Российской Федерации

Определение промышленной применимости содержится в пункте 1 статьи 4 Закона: "Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности".

Это определение не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать и вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например при восстановлении частично разрушенного сооружения с конкретным характером повреждений, подъеме конкретного затонувшего судна. Данный вывод дополнительно подтверждается сопоставлением формулировок Закона для условий промышленной применимости по отношению к изобретениям и промышленным образцам: для последних это требование включено в Закон (см. пункт 1 статьи 6), а для изобретений - нет.

1.4.2. Методика проверки соблюдения условия "промышленная применимость" при проведении экспертизы заявки по существу

1.4.2.1. Условия, выполнение которых необходимо для соответствия изобретения требованию промышленной применимости

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:

- материалы заявки содержат указание назначения заявленного объекта изобретения;

- заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;

- в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

1.4.2.2. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения

При проверке выполнения первого условия, т.е. наличия в материалах заявки указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение следующих вопросов:

- предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, то есть указано ли заявителем его назначение;

- существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.

Ответ на первый вопрос для признания изобретения промышленно применимым, как следует из приведенной в пункте 19.5.1 Правил формулировки проверяемого условия, должен быть положительным.

Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. Установление же возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, может оказаться патентоспособным в форме изобретения на применение.

Аналогичный вывод о несоответствии условию промышленной применимости следует сделать и в отношении способа получения нового химического вещества неизвестного назначения.

Однако, если заявлен новый способ получения известного вещества, в отношении которого уже проводятся исследования свойств и поиски сферы коммерческого использования, можно признать наличие промышленной применимости, поскольку этот способ ориентирован на получение продукта, имеющего потребителя. Так, например, мог бы быть признан промышленно применимым способ получения известного радиоактивного изотопа, который пока сам применяется только в исследовательских целях.

Очевидно, что указание назначения изобретения должно содержаться в первоначальных материалах заявки, наличие которых необходимо для установления даты приоритета, поскольку условие промышленной применимости, как и другие условия патентоспособности изобретения, должно быть выполнено на эту дату. Представление в дополнительных материалах сведений о назначении, отсутствовавших на дату приоритета, не может быть основанием для признания изобретения промышленно применимым на дату приоритета <*>.

<*> Очевидно, что этот вывод не относится к рассмотренному выше случаю, если дополнительные материалы содержат отсутствующие в самой заявке, но известные из уровня техники до даты приоритета сведения о возможной сфере использования вещества, для получения которого предназначен заявляемый способ.

Что же касается второго вопроса, то выше в разделе 1.4.1 уже было отмечено, что на экспертизу не возлагается оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения.

Поэтому было бы ошибочно, например, мнение о невозможности признать промышленно применимым заявленный усовершенствованный паровоз, основанное на том, что строительство новых паровозов не предполагается, а ранее построенные паровозы выводятся из эксплуатации.

Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения. Исследователи истории техники склонны считать, что техника вообще не создает абстрактных потребностей, она лишь актуализирует, делает осознанными уже существующие.

Тем более нет оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница - стремянка - тележка, книжная полка - ящик для рыболова.

1.4.2.3. Проверка осуществимости заявленного изобретения

1.4.2.3.1. Второе из предусмотренных пунктом 19.5.1 Правил условий, которое кратко можно назвать условием осуществимости изобретения, вытекает непосредственно из определения промышленной применимости, приведенного в пункте 1 статьи 4 Закона. Оно дополнительно усиливается требованием к описанию изобретения, содержащимся в пункте 2 статьи 16 Закона, согласно которому описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Основной принцип этой оценки: для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Данное требование является требованием к описанию. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства, в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства. Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка второго условия при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в материалах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

1.4.2.3.2. Наиболее ясен случай, когда приемлемое средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором для каждого из признаков изобретения описано приемлемое средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке "усилитель", а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).

1.4.2.3.3. Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.

Предположим, что впервые заявлено судно на воздушной подушке и неизвестны средства для ее создания. Заявитель сам разработал такое средство, но считает нецелесообразным включать его признаки в независимый пункт формулы изобретения, характеризующий судно в целом, так как это излишне ограничит объем изобретения: для судна в целом существенно наличие воздушной подушки, а не то, как именно ее создают. Охарактеризовав конструкцию средства для создания воздушной подушки в первоначально представленном описании, заявитель подтвердит осуществимость изобретения.

1.4.2.3.4. Следующим является случай, когда приемлемое средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы получения средства по предъявляемым к нему требованиям.

Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о приемлемом средстве, хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания его промышленно не применимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.

(1) Рассмотрим следующий пример. Для повышения надежности функционирования системы, содержащей сложный агрегат, ее предложено дополнить резервным агрегатом, тремя датчиками функционирования основного агрегата и блоком управления отключением основного и включением резервного агрегата. Входы этого блока подключены к выходам датчиков функционирования основного агрегата, а выходы - к соответствующим коммутационным средствам. Названные признаки включены в независимый пункт формулы изобретения, в котором охарактеризована также функция упомянутого блока управления. Последняя сформулирована с помощью оборота вида: "... выполнен с возможностью формирования сигналов отключения основного агрегата и включения резервного агрегата при отсутствии сигналов нормального функционирования на выходах, по меньшей мере, двух указанных датчиков".

В заявке не раскрыта внутренняя структура блока управления отключения основного и включением резервного агрегата, а эксперт не обнаружил в известных ему источниках сведений о конструктивном выполнении блока с описанной в заявке функцией. Заявитель в ответе на запрос тоже не смог подтвердить известность конструктивного выполнения блока с именно такой функцией, однако указал, что этот блок относится к цифровым комбинационным автоматам, для которых известны методы синтеза их структуры по содержательному описанию функции. Он сослался на книгу, подписанную в печать ранее даты приоритета заявленного изобретения, и показал, что содержащихся в заявке сведений о функции блока, заключающейся в том, что сигнал отключения не формируется до тех пор, пока, по крайней мере, два датчика подтверждают нормальное функционирование основного агрегата, достаточно для синтеза его структуры по описанным в этой книге правилам. В качестве примера результата синтеза он представил схему, составленную из элементов И-НЕ.

При таком характере представленных заявителем сведений их следует рассматривать как разъясняющие, уточняющие заявку и доказывающие соответствие заявленного изобретения условию промышленной применимости. Поэтому если заявитель не предложил ввести в формулу изобретения признаки, конкретизирующие внутреннюю структуру блока управления отключением основного и включением резервного агрегата (отсутствующие в первоначальных материалах заявки), то дополнительные материалы, содержащие эти признаки, не изменяют сущность изобретения. Вместе с тем во введении таких признаков в формулу нет необходимости, поскольку для данного изобретения оказалась существенной лишь функция блока управления отключением основного и включением резервного агрегата.

(2) Если же в ситуации, подобной рассмотренному выше примеру, заявитель в ответе на запрос представил необходимые сведения, базирующиеся на источниках, ставших общедоступными не до даты приоритета, а на эту дату или позднее (или заявитель пришел к ним самостоятельно), то такие сведения нельзя признать подтверждающими промышленную применимость заявленного изобретения по причине недостаточного его раскрытия на испрашиваемую дату приоритета.

Следует обратить внимание на то, что в только что рассмотренной ситуации, как и в предыдущей, представленные заявителем дополнительные материалы, впервые раскрывающие сведения, необходимые для осуществления изобретения, не содержат новых существенных признаков. Однако, в отличие от предыдущей ситуации, отсутствие в материалах заявки таких сведений, хотя и не относящихся к существенным признакам, препятствует осуществлению изобретения и признанию его промышленно применимым на дату приоритета.

(3) Отметим, что обсуждаемый случай (характеризующийся тем, что приемлемое средство отсутствует среди известных, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы получения средства по предъявляемым к нему требованиям) встречается чаще, чем может показаться, в особенности когда речь идет о средствах с присущими им определенными количественными признаками. Чаще всего средства именно с теми количественными характеристиками, которые нужны, неизвестны, но известны общие принципы, руководствуясь которыми данные средства можно получить.

Например, один из признаков способа сформулирован как выделение из большого количества шариков таких, диаметр которых заключен между 1,7 и 2,4 мм. В этом случае отсутствие в заявке описания соответствующих средств не будет основанием для отрицания промышленной применимости, так как, хотя и нет известных средств для выделения шариков с диаметром именно в таком интервале, но существуют методы, с помощью которых это можно сделать. В частности, можно отбирать шарики вручную, измеряя диаметр каждого из них, а если это неприемлемо по каким-либо причинам, можно просеять шарики последовательно через два сита, у одного из которых размер ячеек будет равен большему диаметру, а у другого - меньшему.

(4) Аналогичный подход применяется и к оценке осуществимости изобретений, относящихся к химическим веществам. Если в заявке не описан способ получения вещества и этот способ нельзя представить на основании сведений о самом веществе (с учетом его структуры, элементного состава и т.п.), то изобретение нельзя признать осуществимым и промышленно применимым с установлением испрашиваемой заявителем даты приоритета.

(5) При чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием в описании примеров конкретного выполнения может иметь место недостаточное раскрытие изобретения. Так, если в условиях рассмотренных выше примеров с основным и резервным агрегатами предположить, что не охарактеризована конкретно функция "блока управления отключением основного и включением резервного агрегата" и что для признака с такой формулировкой не подтверждена известность соответствующего материального эквивалента - блока, имеющего входы и выходы для осуществления описанных в формуле связей, то содержащихся в заявке сведений недостаточно для того, чтобы сформулировать задачу синтеза и произвести его.

В данном случае имеет место дефект характеристики существенного признака, устранение которого заявителем в ходе переписки по заявке привело бы к появлению признака, не содержащегося в первоначальных материалах. Этот признак, конкретизирующий функцию блока, подлежал бы включению в формулу изобретения, вследствие чего дополнительные материалы, в которых он впервые приведен, должны быть признаны изменяющими сущность изобретения. Такие материалы нельзя принять во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать промышленно применимым на дату приоритета <*>.

<*> Согласно пункту 2 статьи 21, пункту 3 статьи 19 Закона заявитель имеет право оформить эти дополнительные материалы в виде самостоятельной заявки с сохранением приоритета по дате поступления дополнительных материалов, если основанная на них новая заявка будет подана в течение трех месяцев со дня получения заявителем уведомления о невозможности принятия дополнительных материалов к рассмотрению.

1.4.2.3.5. Случай, когда правило (метод) получения приемлемого средства, являющегося материальным эквивалентом признака, дано в материалах заявки, рассмотрим на следующем условном примере.

В составе заявленного устройства указан блок, на который возложена задача реагировать на каждый 13-й импульс входного электрического сигнала появлением импульса на выходе. Предположим, что заявитель не привел в заявке никаких сведений о возможном конкретном конструктивном выполнении этого блока, а среди известных средств нет способных реализовать именно такую функцию. Не помогает и поиск методов построения подходящих средств: известны методы построения делителей частоты, но они применимы лишь в случае следования входных импульсов строго периодически с постоянной частотой, а выполнение этого требования в конкретных условиях работы обсуждаемого блока не гарантировано.

Минимум информации в материалах заявки в данном условном примере, достаточный для признания устройства осуществимым, мог бы заключаться, в частности, в описании возможного алгоритма работы упомянутого блока, например, состоящего в подсчете поступающих на вход импульсов, формировании импульса на выходе после подсчета каждого 13-го, затем в возобновлении счета и т.д. (в условиях рассматриваемого примера предполагается, что наличия сведений о таком алгоритме достаточно для определения внутренней структуры блока в виде последовательно соединенных счетчика импульсов, порогового элемента, настроенного на число тринадцать, и генератора одиночных импульсов, причем выход порогового элемента соединен также со входом установки счетчика на нуль).

1.4.2.4. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения

1.4.2.4.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 19.5.1 Правил, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обусловливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т.п.

1.4.2.4.2. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос, как следует из сказанного выше, является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Переход к патенту - охранному документу исключительного права как единственному виду охранного документа перелагает центр тяжести ответственности за достоверность приводимых сведений на заявителя. Однако это не снимает с эксперта ответственности за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Все вышеизложенное означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительных доказательств, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать таких доказательств, если он сам не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т.п. Такие сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Нет оснований оспаривать доводы заявителя, если нельзя привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (в частности, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи с многократным использованием одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки - носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые, описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания - нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри - температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка - носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Следует отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

1.4.2.4.3. При проверке промышленной применимости используются, главным образом, сведения, содержащиеся в разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения". В пункте 3.2.4.5 Правил в числе требований, предъявляемых к этому разделу, имеется и требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Сущность изобретения" при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что, если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Пусть, например, заявлен гвоздь с двумя шляпками, похожий на общеизвестный, но отличающийся тем, что на стержне гвоздя на некотором небольшом расстоянии от традиционной шляпки находится еще одна меньших размеров. При забивании гвоздя он, по мнению заявителя, упирается этой второй шляпкой в поверхность материала, а традиционная шляпка остается над поверхностью. Благодаря этому, как полагает заявитель, такой гвоздь легче вынимать. Если эксперт, проанализировав усилия, которые возникают при забивании гвоздя, и сопротивление, оказываемое ему материалом, придет к выводу, что при забивании предлагаемого гвоздя он будет погружаться в материал полностью, вплоть до традиционной шляпки, как и ранее известный гвоздь, то его доводы означали бы отрицание возможности достижения усматриваемого заявителем технического результата. Однако это не должно быть причиной вывода о несоответствии изобретения требованию промышленной применимости, если назначение изобретения сформулировано просто "гвоздь".

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат может заключаться в реализации предлагаемым средством его назначения, и недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости.

Так, например, если заявлен бытовой электрический холодильник, основанный на новом принципе, и в результате его анализа выявляется, что он не обеспечивает понижения температуры в холодильной камере по сравнению с температурой окружающей среды, недостижение такого технического результата одновременно свидетельствует о том, что данное средство не реализует назначения "холодильник" и не может быть признано промышленно применимым (если только изобретение не заявлено как "холодильный шкаф"; в этом случае в результате исключения из формулы видового признака "холодильный" изобретение, характеризуемое скорректированной формулой, может оказаться промышленно применимым в качестве просто "шкафа") <*>.

<*> В ситуациях, когда изобретение признается промышленно применимым несмотря на невозможность получения технического результата, указанного в разделе описания "Сущность изобретения" при характеристике решаемой задачи, недостижение такого результата скажется при оценке изобретательского уровня, так как эта оценка осуществляется с учетом только фактически достигаемого результата.

1.4.2.5. Особенности учета требования Правил о проверке изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле

1.4.2.5.1. На данной стороне рассмотренной в разделе 1.4.2.3 второй составляющей условия патентоспособности "промышленная применимость", которая недостаточно акцентировалась выше, необходимо остановиться отдельно.

Окончательному выводу относительно промышленной применимости (как и других условий патентоспособности) может предшествовать уточнение формулы изобретения в процессе переписки с заявителем, в том числе и по его инициативе.

1.4.2.5.2. Рассмотрим, например, несколько иную ситуацию по сравнению с описанной в подпункте (1) раздела 1.4.2.3.4 по отношению к тому же заявленному объекту. В этой ситуации конкретная функция "блока управления отключением основного и включением резервного агрегата" тоже не охарактеризована ни в формуле, ни в описании изобретения, но в описании, содержащемся в первоначальных материалах заявки, раскрыта конкретная конструкция данного блока. При этом раскрытие сделано в объеме, позволяющем выполнить блок из известных элементов непосредственно на основании характеристики его конструкции или после применения известных методов для синтеза входящих в него узлов, описанных на функциональном уровне. В данной ситуации можно было бы признать осуществимость заявленного изобретения при условии включения признаков упомянутой конкретной конструкции в независимый пункт формулы, так как после такой коррекции формулы будет соблюдено проверяемое условие пункта 19.5.1 Правил, а именно: заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Отметим, что если при этом для реализации узлов не потребуется осуществлять их синтез с использованием известных методов, то будет иметь место ситуация, соответствующая случаю, рассмотренному выше в разделе 1.4.2.3.2, когда каждый признак выражен таким образом, что ему соответствует известный материальный эквивалент.

1.4.2.5.3. Возможны случаи, когда материалы заявки позволяют составить независимый пункт формулы изобретения, безупречный с точки зрения промышленной применимости, но заявитель настаивает на формуле либо не содержащей некоторых необходимых признаков, либо содержащей несущественные (или не являющиеся необходимыми во всех случаях использования изобретения), наличие которых препятствует осуществлению изобретения с достижением соответствующего его назначению результата. Подобные недостатки могут быть присущи как формуле в ее первоначальном виде (при несогласии заявителя скорректировать ее, пользуясь описанием), так и формуле, измененной по инициативе заявителя (при несогласии с доводами эксперта о нецелесообразности такого изменения).

Например, заявитель может возражать против включения в формулу изобретения узла, без которого устройство не способно правильно функционировать, и функция этого узла не охватывается никаким из остальных признаков формулы; он может возражать против исключения из формулы несущественных признаков, конкретизирующих выполнение одного из узлов (для которого было бы достаточно указать лишь на его наличие), причем конкретизация содержит ошибку, делающую неработоспособным узел и устройство в целом.

В подобных случаях окончательный вывод относительно промышленной применимости должен быть отрицательным, невзирая на то, что материалы заявки принципиально позволяют сформулировать промышленно применимое изобретение. В принимаемом решении при этом следует акцентировать внимание на том, что результат анализа обусловлен желанием заявителя выразить сущность изобретения именно так, как это сделано в рассмотренном независимом пункте формулы.

1.4.2.5.4. С точки зрения оценки промышленной применимости весьма важными могут оказаться последствия несоблюдения требования идентифицируемости признаков, включенных в формулу изобретения (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил).

Особенности анализа формулы при выявлении неидентифицируемых признаков изложены в разделе, посвященном рекомендациям по проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.

При отказе заявителя от устранения недостатков формулы, связанных с наличием в ней неидентифицируемого признака или нескольких таких признаков, дальнейшее рассмотрение заявленного изобретения осуществляется, согласно подпункту (3) пункта 19.4 Правил, без учета этих признаков.

Поэтому вывод о соответствии изобретения требованию промышленной применимости при сохранении в формуле неидентифицируемых признаков не зависит от того, раскрыты ли они в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения с особенностями, характеризуемыми этими признаками. На этот вывод влияют только сведения, относящиеся к остальным (идентифицируемым) признакам. Из этого не следует, однако, что при таком подходе к неидентифицируемым признакам облегчается признание изобретения патентоспособным, т.к. при рассмотрении после исключения неидентифицируемых признаков из числа учитываемых изобретение может оказаться непригодным для реализации указанного в заявке назначения <*>.

<*> Тем более негативным может оказаться влияние исключения неидентифицируемых признаков на результаты оценки новизны и изобретательского уровня. Т.к. такие признаки обычно выступают в качестве отличительных, без их учета изобретение может оказаться не новым или новым, но не способным реализовать тот технический результат, обусловленный наличием обсуждаемых признаков, только благодаря которому и могло бы быть обеспечено соответствие изобретения условию изобретательского уровня.

Например, если оставлена без изменения формула заявленного устройства, в которой идентифицируемы все признаки, кроме относящегося к механизму под названием "четвертьтактор", рассмотрению подлежит это устройство без названного механизма и всех обусловленных его наличием связей, несмотря на то, что в описании разъяснено, что данный механизм обеспечивает передачу на выходной вал крутящего момента, прилагаемого к входному валу, только в течение первых трех из каждых четырех его последовательных оборотов, и раскрыто конструктивное выполнение этого механизма.

При сохраненной без изменения характеристике признака в формуле изобретения словами "специальный зажим" не учитывается прилагательное "специальный", несмотря на то, что в описании разъяснено, что имеется в виду зажим, выполняющий свою функцию лишь в определенном диапазоне температур, и показано, как он может быть выполнен.

В первом из приведенных примеров была бы достаточна коррекция формулы, при которой в ней была понятно описана функция механизма, а во втором - конкретно охарактеризованы свойства, которыми должен обладать зажим. В сочетании с имеющейся в описании информацией это обеспечило бы и соответствие формулы требованию идентифицируемости признаков, и возможность осуществления изобретения, характеризуемого такой формулой.

В случае, когда в формуле имеется неидентифицируемый признак, использованный для обозначения средства, раскрытого в описании с полнотой, достаточной для осуществления, но без указания функции или свойств, которыми оно могло бы быть охарактеризовано в форме обобщенного понятия, такой признак можно "сделать" идентифицируемым, лишь перенеся в формулу его характеристику, имеющуюся в описании и достаточную для отличения от других средств. Такой случай может иметь место, например, при использовании заявителем им самим введенного термина для краткого обозначения не известного ранее средства <*>.

<*> Упомянутые функции или свойства могут быть не только не описаны, но и не известны заявителю, который, тем не менее, установил возможность получения желаемого технического результата при использовании в изобретении данного средства.

Поскольку сохранение в формуле изобретения неидентифицируемых признаков чревато существенными негативными последствиями, следует, предлагая заявителю скорректировать формулу (когда содержание описания позволяет это сделать), предупредить его о возможных последствиях отказа от коррекции.

Не следует ставить вопрос об идентифицируемости признаков в ситуации, когда смысл признаков ясен, но они сформулированы настолько широко, что создается впечатление утраты определенности.

Пусть, например, заявлено устройство, которое для повышения надежности снабжено резервными узлами и первым и вторым блоками диагностики неисправности, подключенными своими выходами ко входам блока управления резервом. При этом из описания следует, что имеются в виду неодинаковые по конструкции блоки диагностики, выявляющие вполне определенные неисправности разного вида. Вследствие того, что конкретизация особенностей этих блоков в формуле отсутствует и они различаются лишь порядковыми номерами, формула охватывает, кроме того устройства, которое имеется в виду, также устройства с блоками диагностики, выявляющими иные неисправности и, более того, устройства с двумя одинаковыми блоками диагностики.

Очевидно, что это не порождает проблемы идентифицируемости, и, если известны или раскрыты в самой заявке какие-либо блоки диагностики, использование которых в составе заявляемого устройства не нарушает его работоспособность, нет препятствий для положительного вывода о промышленной применимости <*>.

<*> Однако, тем не менее, может возникнуть вопрос о правомерности предоставления данному изобретению правовой охраны, поскольку, например, при весьма обобщенно и одинаково названной функции двух блоков диагностики оно может оказаться не новым, либо не имеющим изобретательского уровня ввиду того, что отсутствие указания на конкретные функции не дает оснований утверждать о достижении технического результата, который обеспечивается лишь при конкретных функциях блоков диагностики.

Если формулировка признака в формуле изобретения такова, что он ассоциируется для специалиста с вполне определенным средством, но из описания следует, что заявитель ошибочно приписывает соответствующему термину совсем иной смысл, также не следует ставить вопрос об идентифицируемости. Например, в формуле изобретения указан "модулятор". При этом из описания выясняется, что заявитель имеет в виду блок, формирующий абсолютное значение (модуль) числа, информация о котором содержится во входном сигнале, тогда как в общепринятом смысле модулятор является средством для модулирования сигнала, т.е. изменения его параметров в соответствии со значениями другого (модулирующего) сигнала. В подобных случаях при отказе заявителя скорректировать использованную в формуле терминологию анализ проводится в соответствии с общепринятым смыслом термина, включенного в формулу, а не того, который вкладывается в него заявителем в тексте описания. Соответственно, вывод о промышленной применимости будет зависеть от того, способно ли заявляемое изобретение с признаком, выраженным известным термином, при понимании его в общепринятом смысле реализовать указанное в заявке назначение.

1.4.3. Особенности проверки промышленной применимости изобретения, представленного формулой с зависимыми пунктами

Пункт 19.5.1 Правил содержит условие, согласно которому для положительного вывода о промышленной применимости требования осуществимости и реализации усматриваемого заявителем назначения должны выполняться в отношении изобретения по любому пункту формулы.

Поэтому, если заявленное изобретение характеризуется в независимом пункте формулы, не имеющем подчиненных ему зависимых, и в отношении этого изобретения в результате его оценки с применением описанной выше методики сделан положительный вывод, анализ промышленной применимости можно считать законченным. Анализ можно считать законченным и в случае отрицательного вывода относительно промышленной применимости изобретения по результатам рассмотрения его в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, причем в этом случае не имеет значения, содержатся ли в формуле пункты, подчиненные данному независимому (если только не имеет места ситуация, когда указанный вывод мог бы быть изменен в результате переноса всех или части признаков зависимого пункта в независимый, но вопрос о таком переносе еще не обсужден с заявителем).

Однако если установлена промышленная применимость изобретения по независимому пункту формулы, имеющему подчиненный ему зависимый пункт (пункты), то необходим дальнейший анализ изобретения с учетом его признаков, включенных в зависимый пункт формулы (каждый из таких пунктов).

Если эти признаки таковы, что изобретение по зависимому пункту (хотя бы одному из зависимых пунктов, когда их несколько) не может быть осуществлено либо неспособно реализовать указанное в заявке назначение, то следует предложить заявителю скорректировать соответствующий зависимый пункт (когда это возможно) либо исключить его из формулы. В отношении измененной формулы анализ проводится вновь, а если заявитель настаивает на сохранении формулы без изменения, патент с такой формулой не может быть выдан ввиду того, что она отражает в явном виде частный случай выполнения или использования изобретения, в котором оно не является промышленно применимым. В этой ситуации согласно подпункту (3) пункта 19.8 Правил по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с указанной выше мотивировкой.

Аналогичный анализ проводится и в отношении зависимых пунктов формулы, подчиненных независимому не непосредственно, а через другой (другие) зависимый (зависимые) пункт (пункты).

1.4.4. Промышленная применимость и исключения из правовой охраны

В пункте 3 статьи 4 Закона приведен перечень предложений (научные теории, методы организации и управления хозяйством, алгоритмы и программы для вычислительных машин, решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали и др.), о которых сказано, что они "не признаются патентоспособными изобретениями".

В этот перечень включены, с одной стороны, предложения, не признаваемые патентоспособными изобретениями по той причине, что вообще не относятся к изобретениям: они либо не являются ни одним из перечисленных в пункте 2 статьи 4 Закона объектов (устройством, способом, веществом и т.д.), либо могут являться таковыми, но весьма специфичны. Например, методы выполнения умственных операций, методы организации вполне могут быть представлены в форме способа в широком смысле этого слова, но они не соответствуют сложившемуся представлению о том, что такое изобретение (определение понятия "изобретение" в Законе не дается). Такие предложения не охраняются в качестве патентоспособных изобретений не потому, что не удовлетворяют требованиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; они даже не проверяются на соответствие этим требованиям, сформулированным для изобретений, поскольку не являются изобретениями. Что же касается промышленной применимости, то она вполне может иметь место для многих из содержащихся в перечне предложений даже при буквальном понимании слова "промышленность". Это относится, в частности, к методам организации, планирования, управления, решениям, касающимся только внешнего вида изделий (охраняемым в качестве промышленных образцов).

С другой стороны, в качестве включенных в перечень решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, могут выступать и предложения, по своему характеру традиционно ассоциируемые с изобретениями, которые тоже вполне могли бы быть промышленно применимы при оценке их с технической точки зрения. Однако их использование недопустимо ввиду наличия отмеченного противоречия, в связи с чем и потребовалось специально отметить в Законе их непатентоспособность.

Заметим, что выделение в отдельную группу этих видов решений целесообразно и ввиду условности и временной "подвижности" представлений о противоречии общественным интересам, принципам гуманности и морали. Так, например, признано установленным, что фреоны и некоторые другие виды веществ, используемые в качестве хладагентов, попадая в атмосферу Земли, разрушают ее озоновый слой. Подписаны международные соглашения - Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол к ней, согласно которым договаривающиеся государства берут на себя определенные обязательства по поэтапному сокращению объемов производства и использованию озоноразрушающих веществ. Однако запрета на производство и использование таких веществ названные документы не содержат, поэтому нет оснований считать относящиеся к ним изобретения противоречащими общественным интересам.

Подобный вывод можно было бы сделать лишь в отношении решений, прямо нарушающих ограничения, установленные в настоящее время компетентными государственными органами, например ограничения на содержание вредных примесей в продуктах питания.

Что же касается озоноразрушающих веществ, то не исключено отнесение связанных с ними изобретений к противоречащим общественным интересам после полного запрета их производства и использования. Но до тех пор, пока такого запрета нет, а есть лишь ограничения на объемы производства и использования, нет и оснований для отказа в признании подобных изобретений патентоспособными. Этот вывод вполне согласуется с положениями статьи 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности: "В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям".

Таким образом, в случае отказа в предоставлении правовой охраны изобретению как противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали следует ссылаться непосредственно на пункт 3 статьи 4 Закона, но не относить его к промышленно не применимым.