Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона к полезным моделям относятся конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Другими словами, полезная модель - это созданное человеком устройство, которое характеризуется всеми присущими ему признаками, неисчерпывающий перечень которых приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель (далее - Правила-ПМ).

К ним относятся:

- наличие конструктивного элемента;

- наличие связи между элементами;

- взаимное расположение элементов;

- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

- форма выполнения связи между элементами;

- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию элемента.

Под устройством применительно к полезной модели, так же как и к изобретению, следует понимать не только собственно устройство (машину, аппарат, прибор, деталь машины и т.п.), но и набор конструктивных средств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе они выполняют общее назначение (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п. его элементы.

В соответствии со статьей 23 Закона по заявке на полезную модель проводится лишь формальная экспертиза на соответствие документов заявки установленным требованиям. Проверка соответствия полезной модели условиям новизны и промышленной применимости не осуществляется.

Требования к заявке на полезную модель, изложенные в Правилах-ПМ, по большинству позиций повторяют соответствующие требования, предъявляемые к документам заявки на изобретение, объектом которого является устройство.

Имеющиеся особенности определяются как требованиями, предъявляемыми Законом, так и имеющимися различиями в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правилах-ПМ.

Особенности, обусловленные требованиями пункта 2 статьи 17 Закона, относятся к составу документов заявки. Чертеж является обязательным документом заявки на полезную модель, а в случае изобретения, относящегося к устройству, он представляется лишь при необходимости.

Кроме того, различия имеются в требованиях, предъявляемых соответствующими правилами к формуле полезной модели и к формуле изобретения.

Для изобретения формула с разделением на ограничительную и отличительную части не является единственным видом формулы. Допускается составление формулы без выделенной новизны.

Для полезной модели независимый пункт формулы может составляться без разделения на ограничительную и отличительную части только в случае, если он характеризует полезную модель, не имеющую, по мнению заявителя, аналогов.

Это обстоятельство следует учитывать в случае поступления от заявителя заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель. В случае необходимости в уведомлении об удовлетворении упомянутого заявления нужно обратить внимание заявителя на различия в требованиях к формуле изобретения и к формуле полезной модели, а также сообщить о необходимости приведения формулы преобразованной заявки в соответствие с требованиями Правил-ПМ.

Проведение формальной экспертизы заявок на полезную модель регулируется теми же положениями Закона, что и формальная экспертиза заявок на изобретение.

В отличие от последней, в процессе формальной экспертизы заявок на полезную модель при испрашивании заявителем льготного приоритета на основании пунктов 2 - 5 статьи 19 Закона дополнительно решается вопрос о возможности его установления. Условия установления такого приоритета приведены в пункте 16.8 Правил-ПМ.

Кроме того, при поступлении по заявке на полезную модель дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки, представленных по инициативе заявителя, проверяется соблюдение установленного Законом срока представления таких материалов.

В случае представления указанных дополнительных материалов по истечении двух месяцев с даты поступления заявки они в соответствии с подпунктом (1) пункта 16.11 Правил-ПМ не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.

Если при проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель выявлено, что она оформлена с нарушением установленных требований, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и соответствующих норм Правил-ПМ, а также предложением представить отсутствующие и исправленные документы в течение двух месяцев с даты получения запроса.

Заявитель вправе продлить срок представления запрашиваемых материалов, представив ходатайство об этом до истечения указанного выше срока.

Если в установленный срок запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока не будут представлены, заявка признается отозванной.

Срок, пропущенный заявителем, восстановлению не подлежит.

Перечень оснований для запроса, приведенный в пункте 16.3 Правил-ПМ, свидетельствует о том, что при экспертизе заявки на полезную модель, так же как в случае изобретения, предусмотрена проверка соответствия документов не только требованиям к их оформлению, но и к содержанию. Прежде всего это касается формулы полезной модели и ее описания.

В связи с тем, что экспертиза полезной модели ограничена стадией формального рассмотрения, которое, как правило, завершается вынесением решения о выдаче охранного документа, указанные документы следует проверять особенно тщательно.

Коль скоро полезная модель является устройством, формула, в которой она может быть охарактеризована, должна иметь вид, аналогичный традиционной формуле изобретения, относящегося к устройству.

Ни из Закона, ни из Правил-ПМ не следует возможность выражения ее в другом виде, например, в виде применения известного устройства по иному назначению. Поэтому, если притязания выражены таким образом, следует предложить заявителю изложить их с использованием формулы, указанной выше.

В пункте 3.3 Правил-ПМ приведены требования, которым должна соответствовать формула полезной модели, а в пункте 16.3 (подпункты 1.10 - 1.16, 1.18 - 1.20) перечислены возможные недостатки ее составления, требующие направления заявителю запроса с предложением их устранения.

Одним из таких недостатков является некорректное выражение признака полезной модели, что не позволяет в дальнейшем его идентифицировать, т.е. однозначно установить содержание понятия, исходя из уровня техники.

При выявлении такого недостатка необходимо иметь в виду, что запрос заявителю по этому обстоятельству имеет смысл направлять лишь тогда, когда материалы заявки содержат сведения, позволяющие уточнить этот признак.

В противном случае по заявке следует вынести решение о выдаче свидетельства, в котором можно сообщить об обнаруженном недостатке и соответствующих правовых последствиях (неопределенности прав, основанных на свидетельстве).

Если зависимый пункт формулы полезной модели содержит признак, заменяющий или исключающий признак независимого пункта, которому он подчинен, или включает признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в абзаце третьем подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил-ПМ, заявителю в запросе предлагается, в частности:

- перенести в независимый пункт заменяющий признак, изложив его и заменяемый признак в виде альтернативы, или исключить зависимый пункт с заменяющим признаком;

- изъять из независимого пункта признак, который исключается в зависимом пункте, и включить его в зависимый пункт как частный случай выполнения полезной модели, включив в независимый пункт обобщающее эти признаки понятие, если оно присутствует в описании полезной модели.

Когда в формуле вместо признаков устройства приведены только данные об эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при осуществлении и / или использовании полезной модели, а в описании хотя бы на функциональном уровне раскрыто ее конструктивное выполнение, заявителю в запросе предлагается внести его в формулу вместо упомянутых данных или в дополнение к ним. При этом заявителю сообщается, что в случае отказа от такого корректирования формулы заявка будет признана отозванной в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона.

Если по заявке представлены дополнительные материалы с уточненной формулой полезной модели или с предложениями о ее уточнении, в которых обнаруживаются признаки, отсутствовавшие в первоначальном описании, даже если они изображены на чертеже или упомянуты в реферате, такие признаки не принимаются во внимание, а дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели (подпункт (4) пункта 16.11 Правил-ПМ).

При сообщении в запросе заявителю о том, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели и могут быть оформлены в качестве самостоятельной заявки в установленные сроки и в установленном пунктом 3 статьи 19 Закона и пунктом 16.8.2 Правил порядке, целесообразно выразить просьбу довести до сведения экспертизы мнение заявителя по поводу его дальнейших действий: будет ли он подавать новую заявку и отзывать рассматриваемую или настаивает на выдаче свидетельства по этой заявке, или он хочет иметь свидетельства по той и другой заявке.

В последних случаях по рассматриваемой заявке, даже если дополнительные материалы содержали новые признаки, без которых не реализуется назначение полезной модели или не достигается указанный в описании технический результат, выносится решение о выдаче свидетельства с формулой в первоначальной редакции.

Если заявитель не представит свое мнение в установленный срок или просьбу о его продлении, заявка признается отозванной.

Предложения в запросе о включении или исключении признаков из независимого пункта формулы полезной модели правомерны только в тех случаях, когда:

- признаки ограничительной части не соответствуют признакам ближайшего аналога (прототипа), указанного в разделе описания "Уровень техники";

- ограничительная часть не содержит признаков полезной модели, кроме родового понятия, отражающего ее назначение, в то время как в разделе "Уровень техники" описан прототип, имеющий и другие общие с полезной моделью признаки;

- в ограничительной части содержатся родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, и другие признаки, в то время как раздел "Уровень техники" вообще отсутствует;

- отличительная часть содержит не только те признаки, которые раскрыты в разделе описания "Сущность полезной модели", но и иные, в нем не указанные;

- отличительная часть не содержит некоторых признаков, указанных в разделе описания "Сущность полезной модели";

- отличительная часть содержит признаки, указанные в разделе описания "Сущность полезной модели" как частные случаи выполнения и / или использования полезной модели.

В случаях нарушения требования единства полезной модели (пункт 2.3 Правил-ПМ) и отказе заявителя скорректировать формулу или указать полезную модель, подлежащую рассмотрению, в соответствии с подпунктом (1) пункта 16.5 Правил-ПМ рассматривается полезная модель, указанная первой (или первая группа полезных моделей, связанная единым творческим замыслом).

При этом в очередном запросе заявителю указывается на необходимость исключения из формулы пунктов на полезные модели, не рассмотренные экспертом. При невыполнении этого указания в установленный срок заявка признается отозванной.

При выявлении нарушения требований о том, чтобы независимый пункт формулы или независимый пункт вместе с подчиненным ему зависимым относились к одной полезной модели (подпункт (2) пункта 3.3.2.4, подпункт (3) пункта 3.3.2.5 Правил-ПМ), заявителю в соответствии с подпунктами (1.14) и (1.15) пункта 16.3 Правил-ПМ направляется запрос с предложением представить уточненное описание и формулу, относящиеся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и, при необходимости, уплатить (доплатить) соответствующие пошлины. Если в установленный срок заявителем будет представлен ответ на запрос без скорректированной требуемым образом формулы полезной модели и / или не представлен документ, подтверждающий уплату (доплату) соответствующей пошлины, формальная экспертиза проводится в отношении тех объектов, которые выбраны заявителем, либо, при отсутствии такого выбора, экспертиза не проводится и заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу и / или произвести доплату пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

Когда формула из нескольких независимых пунктов включает среди прочих предложение, не охраняемое в качестве полезной модели, заявителю в запросе предлагается исключить соответствующий пункт. При невыполнении этого предложения по заявке выносится решение об отказе в выдаче свидетельства.

Описание полезной модели согласно пункту 2 статьи 17 Закона должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Это требование конкретизировано в пункте 3.2 Правил, в котором приведена структура документа и содержание его разделов. Правила (подпункты (1.8), (1.9), (1.16) пункта 16.3) содержат также перечень оснований для направления заявителю запроса в случае, когда описание не соответствует установленным требованиям. Он касается, в основном, следующих обстоятельств:

- отсутствие предусмотренных структурных разделов;

- наличие указаний на невозможность публикации содержащихся в описании сведений;

- несоответствие описания и формулы полезной модели друг другу.

Особую роль для заявок на выдачу свидетельства на полезную модель играет строгое выполнение требований Правил-ПМ в части наличия всех структурных разделов описания полезной модели.

Во первых, чтобы ограничить возможность подачи заявок на полезные модели с испрашиванием неправомерно расширенного объема охраны, важно выполнение требования наличия в описании раздела "Уровень техники", где приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них наиболее близкого по совокупности признаков.

Во-вторых, необходимо выполнение всех требований Правил в отношении содержания раздела описания "Сущность полезной модели".

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. При этом указано, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Поэтому в случае возникновения вопроса о правомерности предоставления полезной модели правовой охраны окажется необходимым установление существенности признака, включенного в формулу полезной модели.

В подпункте (1) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ имеется требование при описании сущности полезной модели сформулировать технический результат. В соответствии со сформулированным техническим результатом и определяется существенность признаков формулы полезной модели. Отсутствие в описании полезной модели обоснования существенности признака с точки зрения достигаемого технического результата может вызвать трудности, в частности, при рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель.

Однако следует помнить, что в связи с тем, что по заявке проводится проверка выполнения только формальных требований, должно проверяться наличие предписанных Правилами-ПМ структурных разделов описания без анализа существа полезной модели.

Наиболее распространенной является ситуация, когда выявляется несоответствие описания и формулы полезной модели друг другу. Эта ситуация также требует особого внимания экспертизы. Она имеет место, например, в случае, когда совокупности признаков полезной модели, приведенные в формуле и разделе описания "Сущность полезной модели", различаются между собой.

При выявлении такого недостатка заявителю следует указать на необходимость его устранения путем уточнения одного или другого документа (или их обоих).

При поступлении в Патентное ведомство заявок на идентичные изобретение и полезную модель или на идентичные полезные модели, даты приоритета которых совпадают в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона охранный документ может быть выдан только по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер (если сведения о более ранней дате отправки по почте отсутствуют). Как поступать экспертизе в подобной ситуации, указано в общих чертах в пункте 16.10 Правил-ПМ.

Подробнее этот вопрос рассматривается ниже для случаев подачи заявок как разными, так и одним и тем же заявителем.

В случае выявления заявок на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение с одним приоритетом, поданных разными заявителями, рекомендуется в сообщениях, направляемых им в соответствии с пунктом 16.10 Правил-ПМ, информировать заявителей:

- о наличии не отозванной заявки другого лица (без его наименования) на идентичную полезную модель или изобретение с тем же приоритетом;

- о регистрационных номерах заявок;

- о возможности выдачи свидетельства или патента по заявке, по которой будет доказана более ранняя дата ее отправки в Патентное ведомство;

- о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона свидетельство или патент могут быть выданы по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер;

- о праве заявителей на заключение соглашения между ними о правообладании в отношении полезной модели или изобретения;

- об обусловленности этого права согласием каждого заявителя на раскрытие другому библиографических данных его заявки и ее содержания и о возможности заключить такое соглашение после публикации сведений о заявке на изобретение или о выдаче свидетельства на полезную модель по заявке с более ранним регистрационным номером;

- о возможности изменения формулы полезной модели или изобретения.

На практике нередко заявки на идентичные изобретение и полезную модель с одним приоритетом подаются одним и тем же заявителем. Если документы этих заявок оформлены правильно, рекомендуется сообщать заявителю со ссылкой на пункт 6 статьи 19 Закона о возможности получения им одного охранного документа, о том, какая из заявок имеет более ранний регистрационный номер, и о возможности изменения формулы полезной модели или изобретения.

Если более ранний регистрационный номер имеет заявка на изобретение, следует уведомить заявителя об этом, а в отношении заявки на полезную модель также о том, что если формула последней не будет изменена в соответствии с Правилами-ПМ, то свидетельство не будет выдано на основании пункта 6 статьи 19 Закона.

Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель в соответствии со статьей 28 Закона возможно до публикации сведений об этой заявке. Для этого должно быть подано заявление и приложен документ об уплате пошлины в установленном размере.

При поступлении заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель проверяется, не истек ли 5-летний срок с даты поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство Российской Федерации.

Если с даты ее поступления прошло пять лет, заявителю сообщается, что преобразование не имеет смысла, так как выданное свидетельство на полезную модель не будет предоставлять его владельцу никаких прав из-за истечения 5-летнего срока его действия, установленного пунктом 3 статьи 3 Закона, который исчисляется с даты поступления заявки на изобретение.

Если 5-летний срок приближается к истечению, заявителю сообщается о возможности подачи им ходатайства о продлении срока действия свидетельства на полезную модель на три года с уплатой пошлины в установленном размере.

В случае удовлетворения просьбы заявителя о преобразовании заявка на полезную модель, являющаяся результатом такого преобразования, рассматривается с учетом требований подпункта (5) пункта 17 Правил-ПМ.