Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона одним из видов изобретений, на которые распространяется правовая охрана, является "применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению".

Изобретение "на применение" отличается от прочих изобретений происхождением, связанным с иным характером изобретательской деятельности.

Если большинство изобретений направлено на создание нового средства удовлетворения общественной потребности путем его синтеза и поэтому выражаются в виде устройства, способа, вещества, штамма, то изобретения "на применение" обеспечивают создание нового средства за счет выявления неизвестного свойства (новых возможностей) известного объекта, позволяющего его использовать по иному назначению.

При этом имеется в виду, что обнаруженное свойство присуще объекту как таковому и лишь проявляется в определенных условиях применения.

Пример.

Вещество "А" известно как удобрение. Изобретатель установил, что оно способно уничтожать моллюсков. В результате народное хозяйство получило новое моллюскоцидное средство, представляющее собой вещество "А".

Изобретения "на применение", как правило, характерны для веществ в силу того, что последние в наименьшей степени связаны с назначением.

Так, существуют вещества природные; вещества, полученные в эксперименте; отходы производства и т.д., для которых утилитарное назначение не определено. Установление такого назначения может быть квалифицированно как изобретение "на применение" (первое применение).

Кроме того, даже те вещества, которые первоначально были специально синтезированы с какой-либо целью, как правило, обладают целым рядом свойств, способных проявляться в зависимости от условий использования, и поэтому могут иметь различные назначения.

Аналогичная ситуация имеет место и для штаммов.

В то же время любое устройство или способ является результатом только целеполагающей деятельности человека, т.е. создается для выполнения определенных функций, имеет определенную предназначенность. Поэтому без внесения в него существенных изменений реализовать нечто иное, как правило, не представляется возможным.

При этом большими возможностями с рассматриваемой точки зрения обладает устройство, чем способ.

Известное устройство может быть использовано по новому назначению, например, при изменении условий его работы; за счет установления нового свойства материала, из которого устройство изготовлено.

Пример.

Заявлено "применение кожухотрубного конденсатора в качестве сепаратора пара".

Конденсатор содержит установленный в корпусе пучок вертикальных трубок, связанных с системой подачи охлажденной воды. Подвод пара в конденсатор осуществляется в верхней части корпуса. По мере перемещения пара в нижнюю часть корпуса он, соприкасаясь с поверхностью трубок, переходит в конденсат, который отводится из нижней части корпуса.

При использовании устройства в качестве сепаратора пара паровой поток подается в нижнюю часть корпуса. Восходящий поток пара контактирует с поверхностью трубок и, в частности, с водяной пленкой, стекающей по ним, что обеспечивает отделение от потока жидкой фазы, выводимой из нижней части корпуса. Чистый пар отводится в верхней части корпуса.

Изменение условий работы известного устройства, а именно, изменение направления движения парового потока, позволило использовать устройство по другому назначению (вместо конденсатора - сепаратор).

Таким образом, известные вещества, штаммы и устройства могут реализовать новое назначение за счет внешней побудительной причины в виде иных нетрадиционных условий использования без какого-либо изменения их как таковых.

Что же касается применения известного способа по новому назначению, то изобретения подобного вида маловероятны. Связано это с тем, что способ есть не что иное, как процесс выполнения действий над материальным объектом. Он характеризуется наличием действий над определенными предметами, порядком и условиями их осуществления, под которыми следует понимать как режим, так и использование веществ и устройств, необходимых для выполнения действий. Необходимость реализации нового назначения, как правило, требует изменения самого процесса или объекта, на который он направлен, и, следовательно, изменения способа.

В этом случае решение не является изобретением "на применение".

Поэтому заявки на "применение способа" подаются заявителями достаточно редко. Чаще всего они относятся к области определения каких-либо величин.

Пример.

Заявлено "применение импедансного способа ультразвуковой дефектоскопии для определения фактической площади касания контактов".

Известный способ заключается в обработке соответствующего изделия ультразвуком с последующей фиксацией сигнала, по характеру которого судят о наличии дефектов в изделии.

Способ определения фактической площади касания контактов реле также предполагает воздействие на объект исследования ультразвуком и последующий анализ фиксируемого сигнала.

В отличие от первого он предполагает иной объект воздействия, а именно, контакты реле, находящиеся в соприкосновении, и иное умозаключение - о величине площади касания контактов.

В связи с этим следует констатировать изменение известного способа и некорректность притязаний заявителя.

Аналогичный вывод может быть сделан и тогда, когда новое применение способа определения хотя и не связано с изменениями процесса или объекта воздействия, но требует выполнения иных действий вычислительно - логического характера, поскольку известный способ реализует свое традиционное назначение только в совокупности с такими действиями.

1.8.2.1. Проверка соответствия условиям пункта 2 статьи 4 Закона

Экспертиза патентоспособности изобретения "на применение" начинается с проверки его соответствия условиям пункта 2 статьи 4 а. К ним относятся принадлежность применяемого объекта к определенному перечню и известность объекта. Известность объекта определяется исходя из уровня техники, включающего любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета заявленного изобретения.

При выявлении несоответствия заявленного изобретения названным условиям заявителю направляется запрос, в котором сообщается о некорректности формулы изобретения и о возможности ее уточнения путем представления в форме, принятой для объекта изобретения соответствующего вида, характеризуемого совокупностью его признаков, изложенных в первоначальных материалах заявки.

Пример.

Заявлено "применение луча соцветия фенхеля в качестве зубочистки".

Согласно пункту 2 статьи 4 а объектом изобретения может явиться применение устройства, способа, вещества, штамма.

Луч соцветия фенхеля является частью растения, не относится к указанному перечню, и потому формула изобретения не является корректной.

В связи с тем, что на изобретение в представленном виде не может быть выдан патент, т.к. объект не относится к числу патентоспособных, заявитель может изменить формулу изобретения, изложив ее в следующей редакции:

"Зубочистка, содержащая рабочую часть, отличающаяся тем, что она выполнена из луча соцветия фенхеля".

Аналогичная ситуация имеет место и в случае, приведенном ниже.

Пример.

Заявлено "применение деминерализованной трубчатой аллокости в качестве сосудистого протеза для пластики магистральных кровеносных сосудов".

Применяемый объект представляет собой биоткань, не относится к перечню, приведенному в пункте 2 статьи 4 а, и потому формула изобретения не является корректной. Изобретение может быть охарактеризовано в традиционной формуле в виде протеза для пластики магистральных кровеносных сосудов.

Пример.

Заявлено "применение проволочной пружины, выполненной из материала, обладающего эффектом памяти формы, в качестве внутрисосудистого каркаса". Из уровня техники не известна проволочная пружина, изготовленная из указанного материала. В связи с этим формула изобретения не может быть признана правомерной.

Так как выполнение проволоки из материала, обладающего эффектом памяти формы, является существенным с точки зрения реализации заявленного назначения, формула изобретения не может быть уточнена путем исключения признака материала. Изобретение может быть охарактеризовано в традиционной формуле в виде внутрисосудистого каркаса.

По причине неизвестности объекта не может быть признана корректной также многозвенная формула на группу изобретений, первый пункт которой относится к новому индивидуальному химическому соединению, а какой-либо из последующих пунктов к его применению. В подобном случае заявителю может быть предложено изменить формулировку этого пункта, охарактеризовав в нем средство определенного назначения.

При этом заявка будет относиться к группе изобретений, в отношении которой можно считать соблюденным требование единства, т.к. одно из изобретений - индивидуальное химическое соединение как таковое - используется в другом - средстве указанного назначения.

Если заявитель не сочтет возможным изменение первоначальной формулы изобретения, признанной экспертизой некорректной, по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения (одного из заявленных изобретений) условиям патентоспособности, изложенным в пункте 2 статьи 4 Закона.

Если первоначальная или уточненная формула изобретения корректна, проводится проверка соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

1.8.2.2. Особенности проверки соответствия изобретения "на применение" условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня

Изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости, если установлено, что известный объект при его использовании способен реализовать назначение, приведенное в формуле изобретения. Для определения соответствия изобретения указанному условию необходимо проанализировать сведения, приведенные в описании изобретения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Изобретение признается новым, если для применяемого объекта не установлена известность из уровня техники того назначения, которое указано заявителем в формуле изобретения. Назначение может быть выражено, например, с помощью терминологического обозначения (деэмульгатор, гербицид, сепаратор и т.п.); с использованием конструкции "средство для..." (средство для лечения токсикосептических состояний, средство для тушения пожара) или конструкции типа: "антибактериальное средство". Наряду с терминологическим обозначением может быть приведена сфера использования объекта (заявленное назначение - стимулятор роста льна - долгунца, в отличие от известного - стимулятор роста риса). Изобретение признается новым при соблюдении указанного условия и в том случае, если область использования средства осталась прежней.

Пример.

Заявлено "применение "Б" в качестве средства для лечения ревматоидного артрита". Ранее "Б" было известно как лечебный препарат при неспецифическом язвенном колите. Экспертиза установила, что авторы выявили впервые противоревматическую активность препарата, что позволило его рекомендовать в указанном качестве.

В результате установления нового свойства известного лечебного препарата общество приобрело новое средство для лечения определенного заболевания. При этом не имеет значения то, что оно по-прежнему используется для лечения человека.

Изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если новое назначение известного объекта не следует из его известных свойств, состава, структуры, конструктивного выполнения. При оценке соответствия изобретения указанному условию следует определить:

- характеристику применяемого объекта, "отвечающую" за выполнение им нового назначения, например, свойство, ингредиенты или фрагменты структуры вещества, элементы конструкции и т.д.;

- ее известность для этого объекта из уровня техники;

- известные средства заявленного назначения, обладающие указанной характеристикой;

- следует ли из уровня техники влияние этой характеристики на реализацию назначения.

Если механизм функционирования объекта в новом качестве не раскрыт в описании изобретения или изложен недостаточно полно, что не позволяет установить упомянутую характеристику непосредственно по материалам заявки, возможна иная последовательность действий. Анализируются сведения об известных средствах заявленного назначения и другая необходимая информация, относящаяся к рассматриваемому вопросу; определяется искомая характеристика, а затем устанавливается, принадлежит ли она применяемому объекту и известен ли этот факт.

Пример.

Заявлено "применение "В" в качестве средства для лечения гашишной наркомании". Ранее препарат был известен как средство, применяемое в кардиологической практике. Заявленное изобретение является новым.

Известно, что противонаркоманический эффект средств, применяемых для лечения гашишной наркомании, основан на их психотропных свойствах, а также способности оказывать положительное влияние на продуктивную познавательную деятельность при воздействии наркотиками. Известно также из публикаций, посвященных исследованию вещества в экспериментальных условиях, что "В" обладает перечисленными свойствами. Следовательно, возможность реализации веществом нового назначения явным образом вытекает из известных сведений о свойствах этого вещества и средств для лечения гашишной наркомании. Заявленное изобретение не соответствует условию изобретательского уровня.

Пример.

Заявлено применение "Г" известного состава в качестве радиопоглощающего материала. Вещество представляет собой порошок, содержащий 80% окиси железа; утилитарного назначения не имеет.

В связи с этим изобретение признается новым.

Известны магнитокерамические радиопоглощающие материалы, основным компонентом которых является окись железа (до 80%). Именно ее наличие определяет соответствующие свойства материала.

Таким образом, из состава применяемого вещества вытекает возможность его использования в заявленном качестве.

Изобретение не соответствует условию изобретательского уровня.

При определении соответствия изобретения "на применение" условию изобретательского уровня эксперт может столкнуться с ситуацией, когда возможность реализации объектом указанного в формуле назначения следует из уровня техники. Однако материалы заявки содержат такие сведения о свойствах объекта, проявляемых им при предлагаемом применении, которые позволяют уточнить формулировку назначения. При этом может оказаться, что эти свойства не были известны для применяемого объекта и, следовательно, из уровня техники не вытекает возможность применения известного объекта по назначению в уточненной его формулировке.

В такой ситуации заявленное изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, если заявителем будет произведена необходимая корректировка формулы изобретения. При этом должно быть соблюдено требование закона, согласно которому представляемые заявителем дополнительные материалы не должны изменять сущность заявленного изобретения. В данном случае уточненная формулировка назначения, включаемая в формулу изобретения вместо первоначальной, должна терминологически соответствовать содержащимся в заявке сведениям, на основании которых производится уточнение (разумеется, допустимо и использование синонимов терминов, содержащихся в описании).

Пример.

Заявлено "применение "Д" в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения".

Из уровня техники известно, что а) вещество обладает антигипоксическим свойством; б) при нарушении мозгового кровообращения развивается гипоксия ткани мозга.

Отсюда вытекает возможность его применения по указанному назначению.

Из описания изобретения следует, что препарат может быть использован не только в случаях хронического нарушения мозгового кровообращения, но и в острой фазе ишемического инсульта, характеризующейся острым спазмом сосудов, благодаря его способности оказывать сосудорасширяющее действие и разжижать кровь. Указанные свойства были установлены впервые изобретателем.

Поскольку возможность такого использования препарата не следует из уровня техники, при соответствующем уточнении заявителем формулы изобретения ("применение Д в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения в острой фазе ишемического инсульта") оно может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня.

Если упомянутые сведения, наличие которых позволило бы уточнить формулировку назначения, не приведены в заявке, уточненное назначение как признак, подлежащий включению в формулу изобретения, в первоначальных материалах заявки не содержался. В этом случае уточнение формулы заявленного изобретения без изменения его сущности невозможно, а по отношению к изобретению, характеризуемому формулой в первоначальной редакции, неизбежен вывод о несоответствии условию изобретательского уровня.

Аналогичный вывод может быть сделан и в том случае, когда свойство объекта раскрыто в описании изобретения, однако его наличие не позволяет заявителю уточнить назначение объекта.

Адекватные изобретению "на применение" права из патента обеспечивает формула изобретения следующей конструкции: "применение... (приводится характеристика объекта) в качестве... (указывается новое назначение объекта)".

Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной. При этом она должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым пунктом 3.3.2 Правил. Так, независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению. В связи с этим не допускается при характеристике назначения использовать альтернативные понятия, определяющие различные сферы использования объекта, или признаки, не основанные на одном и том же свойстве, техническом результате (например, "применение... в качестве красителя или жаропонижающего средства"; "применение... в качестве средства для лечения язвенной болезни или артрита").

Указанное требование не считается нарушенным при следующей формулировке изобретения: "применение... в качестве красителя для шерстяных или хлопчатобумажных тканей"; "применение оксиэтилкарбоксиметилцеллюлозы или оксипропилкарбоксиметилцеллюлозы в качестве модификатора для флотации калийсодержащих руд".

В многозвенной формуле могут быть охарактеризованы одно изобретение (с развитием и / или уточнением в зависимых пунктах совокупности признаков, приведенных в независимом пункте) или группа изобретений, представленных в нескольких независимых пунктах.

В зависимых пунктах формулы изобретения "на применение" развитие совокупности признаков, приведенной в независимом пункте, может осуществляться путем конкретизации применяемого объекта и / или назначения.

Пример.

1. Применение триазолилацетофеноноксимов формулы..., в которой R1..., R2..., в качестве селективного фунгицида для борьбы со спорами на растениях.

2. Применение по п. 1 2,4-дихлор- а - /(1,2,4-триазолин - (1)/-ацетофеноноксим-о-бензилового эфира (или Применение по п. 1... в качестве селективного фунгицида для борьбы со спорами на пшенице).

Примечание. 2,4-дихлор- а - /(1,2,4-триазолин - (1)/-ацетофеноноксим-о-бензилового эфира является частным представителем ряда веществ, охарактеризованного в п. 1 формулы.

В разных независимых пунктах формулы, включающей изобретение (изобретения) на "применение", могут быть охарактеризованы, в частности, изобретения, одно из которых предназначено для другого (например, применение и способ использования); для использования в другом (применение и композиция (устройство), ингредиентом (частью) которой(ого) является применяемое вещество (изделие), выполняющее назначение в соответствии с охраняемым применением, и т.п.) или варианты.

Пример.

1. Применение 1 - (2-бензотиазолил) - 1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы и ячменя.

2. Способ использования 1 - (2-бензотиазолил) - 1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы и ячменя, заключающийся во внесении в почву после всходов растений в количестве 1 - 5 кг/га.

Пример.

1. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и крахмала при соотношении 1:3 - 1:5 в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд.

2. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и дициандиамидоформальдегидной смолы при соотношении 1:2 - 1:3 в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд.

1.8.4. Особенности решения экспертизы об отказе в выдаче патента по заявке, относящейся к изобретению "на применение"

Если экспертиза пришла к выводу о непатентоспособности изобретения, решение излагается по развернутой схеме.

Сначала характеризуется заявленное изобретение и, если это возможно и необходимо для оценки его патентоспособности, приводится характеристика применяемого объекта, "отвечающая" за выполнение им заявленного назначения. Затем излагаются известные сведения, свидетельствующие о несоответствии изобретения требованию новизны или изобретательского уровня, и указываются библиографические данные источников информации. Здесь же приводится анализ патентоспособности изобретения.

Если изобретение не соответствует требованию промышленной применимости или относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, приводятся доводы экспертизы, обосновывающие невозможность реализации применяемым объектом указанного назначения или наличие указанных противоречий, и, если это необходимо, библиографические данные источника(ов) информации, на котором(ых) базируются эти доводы.

В заключительной части решения излагается вывод экспертизы относительно невозможности выдачи патента на изобретение.