Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Роспатента от 08.07.99 N 134 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ"

По международной заявке, переведенной на национальную фазу, может быть испрошен как патент на изобретение, так и свидетельство на полезную модель. Случаи перевода на национальную фазу международных заявок, в которых испрашивалось бы свидетельство на полезную модель, чрезвычайно редки, поэтому в дальнейшем имеются в виду только международные заявки с испрашиванием в них патента Российской Федерации на изобретение.

При рассмотрении международной заявки эксперту следует руководствоваться, в первую очередь, статьей 27 Договора о патентной кооперации (далее - РСТ), содержащей основные требования, которые следует предъявлять к международной заявке, переведенной на национальную фазу.

Согласно статье 27(1) РСТ к форме и содержанию международной заявки должны предъявляться требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией к Договору о патентной кооперации (далее - Инструкция).

Однако необходимо учитывать также положения статьи 27(4), из которых следует, что если Патентный закон Российской Федерации (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила) содержат требования к форме и содержанию заявки, которые, с точки зрения заявителя, являются более благоприятными, чем требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией, то могут применяться требования Закона и Правил, за исключением тех случаев, когда заявитель настаивает на применении требований РСТ и Инструкции.

Таким образом, если экспертом будет установлено несоответствие заявки в отношении формы и содержания требованиям РСТ и Инструкции, им осуществляется проверка соответствия заявки в отношении формы и содержания требованиям Закона и Правил. Заявителю должно быть сообщено о выявленных несоответствиях требованиям РСТ и Инструкции в таком же порядке, как это делается в отношении заявок, поданных в Патентное ведомство, не являющихся международными. При этом в случае положительного результата проверки в соответствии с Законом и Правилами заявителю сообщается также об этом и его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Договором и Инструкцией.

Так, например, правило 6.4 Инструкции содержит требование, чтобы зависимые пункты с множественной зависимостью не содержали ссылок на другие пункты, которые сами имеют множественную зависимость. Правила такого ограничения не содержат. Поэтому заявитель, получив упомянутое выше сообщение, может оставить формулу изобретения без изменения, согласившись с применением в отношении его заявки требований Закона и Правил, но может и изменить ее таким образом, чтобы были выполнены требования РСТ и Инструкции.

Согласно статье 27(5) РСТ данный договор не ограничивает право каждого договаривающегося государства устанавливать материально - правовые условия патентоспособности. С учетом этого проверка патентоспособности изобретения по международной заявке осуществляется в соответствии со статьей 4 Закона и пунктом 19.5 Правил.

В соответствии с РСТ заявитель вправе внести изменения в международную заявку на международной фазе, перед началом национальной фазы и на национальной фазе. Все такие изменения подлежат проверке при рассмотрении международной заявки на национальной фазе.

На международной фазе заявитель может внести изменения в формулу изобретения согласно статье 19 РСТ после получения отчета о международном поиске. Изменения в описание, формулу и чертежи могут быть внесены заявителем согласно статье 34(2)(b) РСТ до подготовки заключения международной предварительной экспертизы (в том случае, если заявителем подано требование на ее проведение).

Вносимые в соответствии с упомянутыми статьями изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке. Такие требования предоставляют заявителю более широкие возможности для внесения изменений в материалы заявки, чем предусмотренные Законом и Правилами.

Изменения, относящиеся ко второй из названных выше групп (вносимые заявителем перед началом национальной фазы), могут быть внесены после подготовки заключения международной предварительной экспертизы и до истечения сроков, предусмотренных статьями 22 и 39 РСТ (в частности, одновременно с представлением предусмотренного статьей 22 РСТ перевода международной заявки на русский язык).

Изменения на национальной фазе могут быть внесены в сроки, установленные в статье 20 Закона, т.е. для заявок на изобретения не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

Требования, предъявляемые к изменениям, вносимым заявителем перед началом национальной фазы и на национальной фазе, одинаковы. И те, и другие изменения могут быть внесены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьями 28 и 41 РСТ.

Как следует из этих статей, изменения, во-первых, не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке, и, во-вторых, должны соответствовать требованиям статьи 20 Закона и пункта 20 Правил во всех случаях, не предусмотренных РСТ и Инструкцией.

В частности, РСТ и Инструкцией не предусмотрено при проверке измененной заявителем формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, устанавливать, относятся ли изменения к заявленному изобретению. Такая проверка осуществляется в соответствии с подпунктом (5) пункта 20 Правил.

Проверка того, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения, осуществляется в отношении дополнительных материалов, представленных не только на национальной фазе, но и на международной фазе. Необходимость такой проверки обусловлена тем, что заявки, в которые были внесены изменения в соответствии со статьей 19 РСТ и по которым не проводилась международная предварительная экспертиза, на международной фазе не проверяются в отношении того, не выходят ли изменения за рамки раскрытого в первоначально поданной международной заявке.

Первоначальными материалами международной заявки, переведенной на национальную фазу, в соответствии со статьей 11(3) РСТ считаются материалы, поступившие на дату ее международной подачи.

При проверке соблюдения требования единства изобретения эксперту, в первую очередь, следует руководствоваться правилом 13 Инструкции и Приложением В "Административных инструкций в соответствии с Договором о патентной кооперации" (далее - Административные инструкции).

Согласно правилу 13(1) Инструкции международная заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел.

Способ определения того, удовлетворено ли требование единства изобретения по отношению к группе изобретений, указан в правиле 13(2) Инструкции. Согласно этому правилу единство изобретения существует только тогда, когда имеется техническая взаимосвязь между заявленными изобретениями, определяемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими "особыми техническими признаками". Выражение "особые технические признаки" означает те признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений. Пользуясь терминологией Правил, под упомянутыми выше признаками можно понимать признаки, которыми рассматриваемое изобретение отличается от наиболее близкого аналога.

К группе изобретений, образующих единый общий изобретательский замысел, могут относиться как изобретения одной и той же категории, так и изобретения различных категорий.

Понятие "категория изобретения", применяемое в РСТ и Инструкции, аналогично понятиям "объект изобретения", "вид объекта изобретения" (устройство, способ, вещество и др.), применяемым в Законе и Правилах.

В Приложении В Административных инструкций приведены примеры различных групп изобретений. В частности, рассмотрены три комбинации независимых пунктов формулы, в которых характеризуются изобретения различных категорий.

Первая комбинация включает независимый пункт формулы на продукт и независимый пункт на способ, специально приспособленный для изготовления этого продукта, и независимый пункт на применение этого продукта <*>.

<*> Следует обратить внимание на то, что независимый пункт на применение продукта в данной комбинации не относится к объектам изобретения, предусмотренным пунктом 2 статьи 4 Закона, так как в нем испрашивается правовая охрана применения нового продукта.

Вторая комбинация включает независимый пункт формулы на определенный способ и дополняющий его независимый пункт на устройство, специально разработанное для осуществления этого способа.

Третья комбинация включает независимый пункт формулы на определенный продукт и дополняющие его независимый пункт на способ, специально предназначенный для производства этого продукта, и независимый пункт на устройство, специально предназначенное для осуществления этого способа.

К группе изобретений, образующих общий единый изобретательский замысел, могут относиться и изобретения одной и той же категории, которые не могут быть охвачены одним общим пунктом формулы. Такие изобретения могут быть заявлены в двух и более независимых пунктах формулы.

К таким изобретениям относятся, в частности, изобретения, соотносящиеся друг с другом как часть и целое, изобретения - варианты в смысле Правил, изобретения типа "передатчик - приемник" (одно из которых предназначено для использования другого). Другие примеры таких изобретений приведены в Приложении В Административных инструкций.

Особенностью требования единства в соответствии с Инструкцией (правило 13.3) является то, что понятие "единство изобретения" применяется и к одному пункту формулы, в котором признаки выражены с использованием альтернативы. В этом случае, если среди отличительных от наиболее близкого аналога признаков нет иных, кроме выраженных указанным образом, "особые технические признаки" нескольких изобретений, охватываемых такой формулой, очевидно, не могут быть одинаковыми и проверка соблюдения требования единства заключается в проверке того, могут ли они быть отнесены к "соответствующим".

Приложение В Административных инструкций содержит обширный материал, иллюстрирующий подход к установлению того, являются ли признаки соответствующими, в частности, на примере формулы, составленной по структуре Маркуша.

Следует заметить, что согласно пункту (f) Приложения В Административных инструкций изобретения, охватываемые формулой Маркуша, относятся к "вариантам", в отличие от терминологии Правил, в соответствии с которыми к вариантам относятся изобретения, представленные разными независимыми пунктами и относящиеся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата.

С учетом положений правила 13.1 Инструкции в международную заявку разрешается включить разумное количество зависимых пунктов формулы, раскрывающих специфические признаки изобретения, заявляемого в независимом пункте.

Как отмечено в пункте (с) Приложения В Административных инструкций, единство изобретения в первую очередь должно рассматриваться в отношении независимых пунктов формулы изобретения. Единство изобретения нельзя считать соблюденным, если приведенные выше условия выполняются только в отношении зависимых пунктов, подчиненных соответствующим независимым, относящимся к рассматриваемым изобретениям.

Если экспертом будет установлено, что заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения в соответствии с правилом 13 Инструкции и Приложением В Административных инструкций, то, учитывая положения статьи 27(4) РСТ, такую проверку можно осуществить в соответствии с пунктом 2.3 Правил. Заявителю после проведения такой проверки направляется соответствующее уведомление о результатах проверки в соответствии с требованиями РСТ и Инструкции. Если результат проверки в соответствии с Законом и Правилами положителен, заявителю сообщается также об этом и его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Договором и Инструкцией.

Ситуация, в которой с точки зрения соблюдения единства изобретения требования Закона и Правил более благоприятны, чем требования РСТ и Инструкции, имеет место, например, в следующем случае.

Заявлена группа изобретений. При проверке соблюдения требования единства изобретения в соответствии с правилом 13 Инструкции выявлено, что в заявленных изобретениях отсутствуют одинаковые или соответствующие "особые технические признаки". Однако упомянутая группа изобретений относится к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (вариантам), т.е. согласно пункту 2.3 Правил единство изобретения соблюдено.

Возможен также случай, когда заявленную группу изобретений можно представить в виде двух подгрупп, одна из которых удовлетворяет требованию единства по РСТ и Инструкции, а другая - требованию единства по Закону и Правилам, заявителю сообщается о возможности выбора любой из подгрупп для дальнейшего рассмотрения ее экспертизой, в зависимости от того, воспользуется ли он правом настаивать на применении требований РСТ и Инструкции, или согласится с применением требований Закона и Правил.

Приложение